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1 Weitere Informationen zum Titel unter Leseprobe zu Kronke/Melis/Schnyder (Hrsg.) Handbuch des Internationalen Wirtschaftsrechts 2005, 2246 S., Lexikonformat, gebunden, ISBN Verlag Dr. Otto Schmidt KG / Köln Internet: Inhalt: Leseprobe Berabeiterverzeichnis

2 Teil F Teil F. Handel mit geistigem Eigentum Kapitel 1. Völker- und europarechtlicher Rahmen I. Technische Schutzrechte Einleitung und Schutzprinzipien PVÜ und Sonderabkommen, TRIPS 17 a) EPÜ b) PCT EG-Recht a) GPÜ, EG-Gemeinschaftpatent-VO 29 b) Schutzzertifikate, Biotechnologie- Richtlinie TRIPS Nationale Besonderheiten II. Sortenschutz Internationaler Sortenschutzvertrag (UPOV) EG-Sortenschutz-VO und dtsortenschutzg Auswirkungen im Patentrecht III. Kennzeichen Einleitung Internationaler Kennzeichenschutz PVÜ und Sonderabkommen a) Die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) b) Madrider Markenabkommen (MMA) und Protokoll (MMP), Gemeinsame Ausführungsordnung (GA-MMA/MMP) c) Mehrseitige Herkunftsabkommen Internationaler Kennzeichenschutz TRIPS Internationaler Kennzeichenschutz TLT Europäisches Recht a) Markenrechts-Richtlinie 89/104/EWG (MKRiLi) b) Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMVO) Nationale Besonderheiten IV. Muster PVÜ, HMA EU-Musterschutz a) Geschmacksmusterrichtlinie b) EG-Gemeinschaftsgeschmacksmuster c) Sonderproblem: Ersatzteile Nationale Besonderheiten V. Urheberrechte und Software Einleitung Übersicht Rz. Rz. 2. Mehrseitige Staatsverträge zum Urheber- und Leistungsschutzrecht a) Die Berner Übereinkunft, Pariser Fassung (RBÜ) b) Welturheberrechtsabkommen, Pariser Fassung (WUA) c) Das Rom-Abkommen d) TRIPS e) WCT f) WPPT EG-Recht a) EG-Vertrag/EWR-Abkommen b) EG-Richtlinien Nationale Besonderheiten VI. Erschöpfung Grundgedanken Gebrauch, Weitervertrieb und Neuherstellung Inverkehrbringen Berechtigung Nationale Besonderheiten, territoriale Wirkung der Erschöpfung Kapitel 2. Technologietransfer-Verträge I. Patent- und Know-how-Lizenz und Patentkaufverträge Allgemeines Kauf und Lizenz Einfache und ausschließliche Lizenz Europäisches Kartellrecht a) Art. 81 EGV b) Die Kartellverordnung c) Gruppenfreistellungsverordnungen(GVO) Ausgestaltung des Lizenzvertrags a) Gegenstand b) Lizenzgebühren c) Ausübungspflicht d) Produktions-, Kunden- und Mengenbeschränkungen e) Bezugspflichten, Markengebrauch 260 f) Erfahrungsaustausch, Rücklizenzen g) Verteidigung und Verfolgung von Verletzern h) Unterlizenzen i) Gewährleistung j) Dauer Nationale Besonderheiten a) Gesetzliche Regelungen b) Kartellrecht c) Klagerecht des Lizenznehmers Internationales Privatrecht

3 Teil F Handel mit geistigem Eigentum Rz. a) Rechtswahl und Gerichtsstand b) Ohne Rechtswahl Steuerrechtliche Hinweise für Deutschland Checkliste Kapitel 3. Softwareverträge I. Einleitung Erscheinungsformen des Handels mit Software Standardsoftware a) Überlassung von Programmkopien auf Dauer gegen Einmalentgelt b) Überlassung von Programmkopien auf Zeit aa) Miete bb) Application Service Providing (ASP) cc) Leasing c) Abgrenzung zwischen Miete und Kauf d) Shareware, Public Domain Software, Freeware aa) Shareware bb) Public Domain Software cc) Freeware (Open Source Software) Individualsoftware Mischformen zwischen Standardund Individualsoftware Vollübertragung/Lizenzierung des Urheberrechts Pflegevertrag, Change Management, Beratungsvertrag II. Rechtsschutz von Software Urheberrecht Patentrecht Sonstige Immaterialgüterrechte III. Beschränkungen beim Vertrieb von Software Verwendungsbeschränkungen a) Arten von Verwendungsbeschränkungen b) Wirksamkeit der Verwendungsbeschränkungen aa) Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) bb) Individualvereinbarungen cc) Insbesondere: Zwingende Mindestrechte des Nutzers. 357 dd) Insbesondere: Kartellrecht ee) Erschöpfung ff) Wirksamkeit einzelner Klauselgruppen Einzelne Geschäftsbereiche im Softwarehandel a) Online-Vertrieb von Software b) Handel mit der öffentlichen Hand 390 Rz. c) Shrink-wrap d) Technische Sicherungen, Sperren 395 IV. Nationale Besonderheiten Österreich Schweiz Liechtenstein V. Internationales Privatrecht Rechtswahl Grenzen der Rechtswahl a) Verbraucherschutz b) Zwingende Vorschriften zum Schutz der Urheber c) Immaterialgüterstatut d) Zwingende wirtschaftspolitische Vorschriften Mangels Rechtswahl anzuwendendes Recht Internationales Einheitsrecht VI. Steuerrechtliche Hinweise Umsatzsteuer Ertragssteuern und Bilanzierung bei Inlandsfällen Internationales Steuerrecht VII. Checkliste Kapitel 4. Kennzeichenverträge I. Einleitung Marken Sonstige Kennzeichen a) Geschäftliche Bezeichnungen b) Geographische Herkunftsangaben Bürgerlich-rechtlicher Namensschutz Domainnamen II. Übertragung von Kennzeichen Allgemeines Form, Eintragung Rechtswirkung der Umschreibung Einschränkungen der Übertragbarkeit a) Täuschende Übertragung b) Teilübertragung c) Sonderfragen der IR-Marke d) Telle-quelle-Marke (Art. 6 quinquies PVÜ) e) Sonderfragen der EU-Marke f) Bürgerlicher Name ( 12 dtbgb; 43 öabgb) III. Übertragung von Domains Allgemeines Form Einschränkung der Übertragbarkeit 512 a) Berechtigte Domain-Inhaber b) Sperrfristen Gewährleistung IV. Lizenzen an Kennzeichen Rechtsnatur/Erscheinungsformen

4 Literatur Teil F Rz. 2. Form, Eintragung Einschränkungen bei der Einräumung von Lizenzen a) Kartellrecht b) Täuschende Lizenz c) Registerstand d) Gefahr der Entstehung von Freizeichen e) Sonstige Kennzeichen, Domains, Firma, bürgerlicher Name V. Nationale Besonderheiten Österreich Schweiz a) Marken b) Sonstige Kennzeichen c) Domains Liechtenstein VI. Internationales Privatrecht Rechtswahl Grenzen der Rechtswahl a) Immaterialgüterstatut b) Zwingende wirtschaftspolitische Vorschriften Mangels Rechtswahl anzuwendendes Recht a) Kennzeichen-Kaufvertrag b) Kennzeichen-Lizenzvertrag Internationales Einheitsrecht VII. Steuerrechtliche Hinweise Umsatzsteuern Ertragssteuern a) Veräußerer/Lizenzgeber Rz. b) Käufer/Lizenznehmer Internationales Steuerrecht VIII. Checkliste Kapitel 5. Urheberrechtliche Verträge I. Allgemeines II. Verlagsvertrag Übersicht Checkliste Buchverlagsvertrag Checkliste Musikverlag III. Filmverträge Übersicht Auftragsproduktion Koproduktion Vorbestehende Werke Regisseur und andere Miturheber Verträge mit Darstellern Filmauswertungsverträge (Kinorechte) IV. Sendeverträge V. Wahrnehmungsverträge Allgemeines Wahrnehmungsverträge (Berechtigungsverträge) Verträge mit den Nutzern Verteilung VI. Nationale Besonderheiten VII. Internationales Privatrecht Vertragsstatut Schutzstatut VIII. Steuerrechtliche Hinweise Literatur: Völker- und europarechtlicher Rahmen: Technische Schutzrechte: Deutschland: Benkard, Kommentar zum Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl. 1993; Benkard, EPÜ Europäisches Patentübereinkommen, 1. Aufl. 2002; Bodenhausen, Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, 1971; Busse/Keukenschrijver/et. al, Kommentar zum Patentgesetz, 6. Aufl. 2003; Krasser, Patentrecht, 5. Aufl. 2004; Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 7. Aufl. 2005; Singer/Stauder, Europäisches Patentübereinkommen, 2. Aufl Schweiz: Blum/Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, 2. Aufl. 1975; Münch/Geiser/Bertschinger, Schweizerisches und Europäisches Patentrecht, Handbuch für die Anwaltspraxis, 2002; A. Troller, Immaterialgüterrecht, 1983/1985; K. Troller, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, Österreich: Friebel/Pulitzer, Österreichisches Patentrecht, 2. Aufl. 1972; Friedl/Schönherr/Thaler, Patent- und Markenrecht, 1979; Gräser, Erfindungs- und Lizenzrecht, Einführung in das österreichische Patentrecht, 1987; Puchberger/Jakadofsky, Patentrecht, 2. Aufl. 1996; Schönherr, Patentrecht, Kennzeichen: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl. 2003; Bastian, Der neue Trademark Law Treaty, in Festschrift für Beier zum 70. Geb., 1996; Beier/Kunz-Hallstein, Zu den Voraussetzungen des Schutzes ausländischer Handelsnamen nach Art. 2 und 8 PVÜ, GRUR Int. 1982, 362 ff.; Eisenführ/Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung, 2003; Ekey/Klippel, Markenrecht, 2003; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl. 2001; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl. 2003; Knaak, Der Schutz geographischer Herkunftsangaben im neuen Markengesetz, GRUR 1995, 103 ff.; Kur, TRIPS und das Markenrecht, GRUR Int. 1994, 987 ff.; Miosga, Internationaler Marken- und Herkunftsschutz, 1967; Neugärtner/Puth, Die Wirkung der WTO-Übereinkommen im Gemeinschaftsrecht, JuS 2000, 640 ff.; Seidl-Hohenveldern/Stein, Völkerrecht, 10. Aufl. 2000; v. Schultz (Hrsg.), Markenrecht, Urheberrechte/Software: Braun, Der Schutz ausübender Künstler durch TRIPS, GRUR Int. 1997, 427 ff.; Duggal, Die unmittelbare Anwendbarkeit der Konventionen des internationalen Urheberrechts am Beispiel des TRIPS-Übereinkommens, IPRax 2002, 101 ff.; Jaeger, 431

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8 Völker- und europarechtlicher Rahmen Rz. 2 Teil F Schluep, Neues Markengesetz und Kartellgesetz, sic! 1997, 16; Troller, Manuel du droit suisse des biens immatøriels, 2. Aufl. 1996; Willi, Markenschutzgesetz, Urheberrechtl. Verträge: Deutschland: Beier/Götting/Lehmann/Moufang (Hrsg), Urhebervertragsrecht, Festschrift für Schricker, 1995; Delp, Das gesamte Recht der Publizistik (RdPubl), Loseblattsammlung, Dreier/Schulze, Kommentar zum Urheberechtsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, Kunsturhebergesetz, 2004; Fromm/Nordemann, Urheberrechtskommentar, 9.Aufl. 1998; Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts, 2003; Mestmäcker/Schulze, Kommentar zum deutschen Urheberrecht (Loseblatt); Nordemann/Hertin/Vinck, Münchener Vertragshandbuch Bd. 3/Wirtschaftsrecht II, 5. Aufl. 2004, VII, Vertragsmuster zum Urheber- und Verlagsrecht; Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 2. Aufl. 2001; Schricker, Urheberrecht, 2. Aufl. 1999; ders,. Verlagsrecht, 3. Aufl. 2001; Schulze, Urheberrecht in der Musik, 5. Aufl. 1981; Ulmer, Die Immaterialgüterrechte im Internationalen Privatrecht, 1975; Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht, Österreich: Dittrich, Das österreichische Verlagsrecht, Schweiz: v. Büren/David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR) Bd. II, Urheberrecht, 1998; Hilty zu Art. 380 ff. OR in Honsell/Vogt/ Wiegand (Hrsg), Baseler Kommentar zum ZGB und OR, 3. Aufl. 2003; Rehbinder/Grossenbach, Schweizerisches Urhebervertragsrecht, 1979; Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Aufl Filmverträge: v. Hartlieb, Handbuch des Film-, Fernseh-, und Videorechts, 3. Aufl. 1991; Henning- Bodewig in Festschrift für Schricker 1995, S. 414 ff. Kapitel 1. Völker- und europarechtlicher Rahmen Für alle Gewerblichen Schutzrechte gilt das Territorialitätsprinzip. Deutsche Patente oder Kennzeichen genießen nur in Deutschland Schutz, umgekehrt genießen ausländische Patente oder Marken in Deutschland nur aufgrund von Sonderregelungen Schutz. Das Territorialitätsprinzip ist in allen Rechtsordnungen anerkannt. Daraus folgt, dass das inhaltlich gleiche Schutzrecht in verschiedenen Ländern für verschiedene Inhaber geschützt sein kann. Es müssen also Schutzrechte für sämtliche Länder erworben werden, in denen der Schutz von Interesse ist. Auch wenn es fallweise wirtschaftlich ausreichend sein kann, nur einige Kernländer schutzrechtlich zu sperren, um den Konkurrenten überregional auszuschalten, so bedeutet das gleichwohl im Regelfall für ein international tätiges Unternehmen, dass es grundsätzlich in jedem einzelnen Staat das Anmeldeverfahren mit seinen jeweiligen formalen und materiellen Anforderungen durchlaufen müsste. Dazu kommt, dass eine in einem Territorium veröffentlichte Patentanmeldung neuheitsschädlich sein könnte für Folgeanmeldungen in anderen Territorien. Der Wunsch nach Harmonisierung hat zum Abschluss internationaler Abkommen geführt, die zumindest in Einzelbereichen Angleichungen und Erleichterungen für die Schutzrechtsinhaber bewirken. Der Handel mit geistigem Eigentum Übertragung und Lizenzen ist ganz überwiegend nationalem Recht überlassen mit der Besonderheit, dass europarechtlich Art. 81 EGV und die dazu ergangenen Gruppenfreistellungsverordnungen besondere Beschränkungen enthalten Z.B. die Technologietransfer-Verordnung EG Nr. 772/2004 der Kommission v über die Anwendung von Art. 81 Abs. 3 des EG-Vertrags auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen, ABl. EG Nr. L 123/2004, 11, vgl. dazu unten Kap. 2 Rz. 217 ff.; ferner die F&E Freistellungs-Verordnung (EG) Nr. 2659/2000 der Kommisssion v über die Anwendung von Art. 81 Abs. 3 des Vertrages auf Gruppen von Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung, ABl. EG Nr. L 304/2000, 7 und die dazu ergangenen horizontalen Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 81 EG-Vertrag auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit ABl. EG Nr. C 3/2001, 2, vgl. dazu Rz. 224 ff., 231. A. Brandi-Dohrn/M. Brandi-Dohrn 435

9 Teil F Rz. 3 Handel mit geistigem Eigentum 3 Das Netzwerk völkerrechtlicher Verträge umfasst vier Hauptabkommen: für technische Schutzrechte, Kennzeichenrechte und Wettbewerbsrecht die PVÜ, 1 für Urheberrechte die RBÜ, 2 für Pflanzenschutzrechte das internationale Pflanzenschutzabkommen UPOV, 3 und schließlich übergreifend TRIPS. 4 In Deutschland, und ebenso in Österreich und der Schweiz, werden die Bestimmungen dieser internationalen Abkommen bis auf TRIPS und ihrer Tochterabkommen, die sich auf Einzelne und deren Rechte an geistigem Eigentum beziehen, als Kraft einmal erfolgter Ratifizierung unmittelbar anwendbar angesehen. So konnte sich der Ausländer gegenüber dem früher nach dem Warenzeichengesetz ungünstigeren deutschen nationalen Recht auf den günstigeren tellequelle Schutz nach der PVÜ und dem MMA berufen. 5 4 Die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 (PVÜ) ist mehrfach revidiert worden und besteht deshalb in unterschiedlichen Fassungen. Im Verhältnis der einzelnen Verbandsstaaten zueinander gilt die PVÜ in der jeweils jüngsten Fassung, die beide Verbandsstaaten ratifiziert haben; 6 die meisten Länder sind der letzten Fassung beigetreten, der Stockholmer Fassung vom Sie gilt für Ansprüche zwischen Angehörigen verschiedener Verbandsstaaten. 5 Art. 1 Abs. 1 und 2 PVÜ regeln den Grundsatz der Inländerbehandlung. Ausländische Schutzrechtsinhaber müssen unter den gleichen Voraussetzungen und mit den gleichen Rechtsfolgen Schutzrechte erwerben können wie Inländer. Für die gerichtliche Durchsetzung erworbener Schutzrechte können die Verbandsländer allerdings Sonderregeln vorsehen (Art. 2 Abs. 3 PVÜ). Art. 4 PVÜ enthält den Grundsatz der Unionspriorität: Eine innerhalb von 12/6 Monaten nach der in einem Verbandsstaat vorgenommenen Erstanmeldung erfolgende Zweitanmeldung erhält die Priorität der Erstanmeldung. Dies gilt auch für den Rechtsnachfolger. Die PVÜ als Mutterabkommen hat unter sich Sonderabkommen nach Art. 19 PVÜ: für die einheitliche Patenterteilung das EPÜ, 7 für die einheitliche Patentanmeldung den 1 Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums v , in der für Deutschland, Schweiz und Österreich verbindlichen Stockholmer Fassung v , BGBl II, 391, Beck Texte im dtv PatR 5563 Nr. 60; Beck sche Textausgabe Gewerblicher Rechtsschutz Nr. 500; Text (englisch) und Mitgliedsstand unter index.html. 2 Revidierte Berner Übereinkunft v , Beck sche Textausgabe Gewerblicher Rechtsschutz Nr Union pour la Protection des Obtentions Vegetales, revidierte Fassung von 1991 in Kraft für Deutschland seit , Beck sche Textausgabe Gewerblicher Rechtsschutz Nr. 545, Beck- Texte im dtv PatR 5563 Nr TRIPS = Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights im Rahmen von Gatt/WTO am abgeschlossen, BGBl II, 1730, Beck Texte im dtv PatR 5563 Nr. 63, Beck sche Textausgabe Gewerblicher Rechtsschutz Nr BGH v I ZB 9/90, GRUR 1991, 839 Z-Tech; BGH v I ZB 6/89,GRUR Int. 1991, 738 = GRUR 1991, 535 ST; BGH v I ZB 7/89, GRUR 1991, 838 = BGHZ 111, 134 IR-Marke FE. 6 Ausnahme: Art. 27 Abs. 3 PVÜ ein Nichtverbandsstaat, der der Stockholmer Fassung beitritt, hat diese auch gegenüber Verbandsstaaten früherer Fassungen anzuwenden. 7 Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen) v , Beck Texte im dtv 5563 Nr. 50, Ausführungsordnung Nr. 51; Beck sche Textausgabe Gewerblicher Rechtsschutz Nr. 520 sowie ferner die dreisprachige blaue Textausgabe des EPA. 436 A. Brandi-Dohrn/M. Brandi-Dohrn

10 Völker- und europarechtlicher Rahmen Rz. 7 Teil F PCT, 1 für die Kennzeichenregistrierung MMA und MMA-Protokoll 2 und für Geschmacksmuster das Haager Musterabkommen HMA 3 sowie einige weitere, die hier nicht näher behandelt werden. TRIPS erweitert und ergänzt Mindestschutzstandards. Bis 1995 wurden Abkommen zum geistigen Eigentum nur durch die WIPO vorbereitet und verwaltet. Mit der Umformung des GATT zur WTO ergänzt nun das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des Geistigen Eigentums v die obigen multilateralen Abkommen durch die Festlegung weiterer Mindeststandards. Über die Regelungen der PVÜ geht es vor allem in zwei Aspekten hinaus: Das TRIPS behandelt erstmalig Fragen der gerichtlichen Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums und ergänzt den Grundsatz der Inländerbehandlung (gleiche Rechte für Ausländer und Inländer) um den der Meistbegünstigung in Art. 4 TRIPS (gleiche Rechte verschiedener Ausländer ) 5. 6 Nach herrschender Meinung sind die TRIPS-Vorschriften jedoch auch dann nicht unmittelbar anwendbares Recht für den Einzelnen, wenn sie nicht Soll - oder Kann -Vorschriften für die Staaten enthalten sondern zwingend bestimmte Rechte statuieren. 6 Soweit die TRIPS-Vorschriften sich jedoch auf Gebiete auswirken, auf denen die EG Rechtsakte erlassen hat, sind die nationalen Gerichte EG-rechtlich mindestens gehalten bei der Anwendung des nationalen Rechts Sinn und Zweck der TRIPS-Vorschriften zu berücksichtigen, da auch die EG das TRIPS-Abkommen mit abgeschlossen hat. 7 Innerhalb der EU hat die EG mit Richtlinien Schutzstandards vereinheitlicht, mit Verordnungen zum Teil einheitliche Schutzrechte geschaffen und mit den oben erwähnten Gruppenfreistellungsverordnungen den Technologietransfer geregelt. Richtlinien zur Vereinheitlichung und Verordnungen mit unmittelbarer Geltung sind auf dem Gebiet des geistigen Eigentums bspw.: Auf dem Gebiet des Patentrechts die Biotechnologierichtlinie, 8 und die Verordnungen über ergänzende Schutzzertifikate (ESZ, engl: SPC) für Arzneimittel und für Pflanzen- 7 1 PCT = Patent Cooperation Treaty v , Beck Texte im dtv PatR 5563 Nr. 65 (allerdings dort ohne die PCT-Ausführungsordnung), Beck sche Textausgabe Gewerblicher Rechtsschutz Nr. 510, PCT-Ausführungsordnung Nr MMA = Madrider Markenabkommen v , Beck sche Textausgabe Gewerblicher Rechtsschutz Nr. 556 und Beck-Texte im dtv WettbR, 5009 Nr. 10; Protokoll zum Madrider Markenabkommen v , Beck sche Textausgabe Gewerblicher Rechtsschutz Nr. 557 mit der gemeinsamen Ausführungsordnung, abgedruckt Beck sche Textausgabe Gewerblicher Rechtsschutz Nr. 558, vgl. dazu unten Rz. 85 ff. 3 Haager Musterschutzabkommen v , Beck sche Textausgabe Gewerblicher Rechtsschutz Nr. 535, Beck-Texte im dtv PatR Nr Text: s. Fn. 4 zu Rz. 3, (englisch) in ABl. EG Nr. L 336/1994, 213; BGBl II, Unter findet sich der aktuelle Stand der Notifizierungen nach Art. 4 lit. d. 6 LG Düsseldorf v O 296/98, InstGE 1, 160 WC-Körbchen III. 7 EuGH v Rs. C-53/96, Slg. 1998, I 3603 = NJW 1999, 2103 = GRUR.Int. 1998, 697 Herm s; EuGH v Rs. C 300/98 und C 392/98, Slg. 2000, I 307 = GRUR 2001, 235 = GRUR Int. 2001, 327 Dior; EuGH v Rs. C 89/99 = GRUR Int. 2002, 41 Route 66 : jeweils zur letztlich verneinten unmittelbaren Anwendbarkeit der Hauptsacheklagefrist nach Art. 50 (6) TRIPS bei Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes. 8 Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, ABl. EG Nr. L 213/1998,13 21, Becksche Textausgabe Gewerblicher Rechtsschutz Nr. 673, Beck Texte im dtv PatR, Nr. 57. A. Brandi-Dohrn/M. Brandi-Dohrn 437

11 Teil F Rz. 8 Handel mit geistigem Eigentum schutzmittel 1 und auf dem angrenzenden Gebiet des Sortenschutzes die EG-SortenschutzVO; 2 Auf dem Gebiet des Kennzeichenrechts: die erste Markenrichtlinie (MKRiLi), 3 die im deutschen MarkenG von 1994 umgesetzt wurde, und die GemeinschaftsmarkenVO (GMVO) 4 als unmittelbar geltendes EG-Recht u.a. in Deutschland und Österreich über einen EU-weiten einheitlichen Markenschutz; Auf dem Gebiet des Urheberrechts u. a.: die Softwareschutzrichtlinie, 5 die in 69a ff. des dturhg umgesetzt wurde, sowie die Datenbankrichtlinie, 6 umgesetzt in 87a ff. dturhg, sowie u.a. aus jüngerer Zeit die Richtlinie zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft; 7 Auf dem Gebiet des Musterrechts: die Geschmacksmusterrichtlinie von und die GemeinschaftsgeschmacksmusterVO, 9 mit der ein in den EU-Ländern einheitlich geltendes Geschmacksmuster geschaffen wurde. 8 Das Verhältnis des EG-Rechts zu anderen Abkommen ist folgendes: Alte, vor Abschluss der EG-Verträge geschlossene Abkommen der Mitgliedstaaten mit Drittstaaten gelten nach Art. 307 Abs. 1 EGV fort; die Mitgliedstaaten sind nach Art. 307 Abs. 2 EGVallerdings gehalten, bei Konflikten mit EG-Recht die Verträge anzupassen oder zu beenden; bis zur Beendigung des Vertrages darf der Altvertrag aber weiter angewendet werden, und muss auch in der Restzeit nicht gemeinschaftsrechtskonform ausgelegt werden. 10 Neue Verträge mit Drittstaaten in Bereichen, die in die Kompetenz der EU fallen, sind gemeinschaftsrechtswidrig, aber ebenfalls völkerrechtlich wirksam Verordnung (EWG) 1768/92 v , ABl. EG Nr. L 182/1992, 1 und Verordnung (EWG) 1610/96 v , ABl. EG Nr. L 198/1996, 30 Beck sche Textausgabe Gewerblicher Rechtsschutz Nr. 685, Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates über den gemeinschaftlichen Sortenschutz v , ABl. EG Nr. L 227/1994, 1 und ABl. EG Nr. L 258/1995, 3, Beck sche Textausgabe Gewerblicher Rechtsschutz Nr. 690, Beck-Texte im dtv PatR 5563, Nr Erste Richtlinie 89/104/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken v , ABl. EG Nr. L 40/1989, 1, Beck sche Textausgabe Gewerblicher Rechtsschutz Nr Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke v , ABl. EG Nr. L 11/1994, 1, mit der DurchführungsVO EG Nr. 2868/95 v , ABl. EG Nr. L 303/1995, 1 und der Gebührenordnung (EG) Nr. 2869/95 v , ABl. EG Nr. L 303/1995, 33, Beck sche Textausgabe Gewerblicher Rechtsschutz Nr. 680, 681, Vom , ABl. EG Nr. L 122/1991, 43 = GRUR Int. 1991, Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den rechtlichen Schutz von Datenbanken v , ABl. EG Nr. L 77/1996, 20, Beck sche Textausgabe Gewerblicher Rechtsschutz Nr. 992, Beck-Texte im dtv CompR 5562, Nr. 8c. 7 Richtlinie 2001/29/EG v , ABl. EG Nr. L 167/2001, Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen v , ABl. EG Nr. L 289/1998, 28, Beck sche Textausgabe Gewerblicher Rechtsschutz Nr. 687, Beck-Texte im dtv PatR 5563, Nr Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster v , ABl. EG Nr. L 3/2002, 1, Beck-Texte im dtv PatR 5563, Nr EuGH v Rs. C-216/01, Budejovicky/American Bud. 11 Soweit die fehlende Kompetenz nicht offensichtlich ist; das ist jedenfalls für den Bereich des geistigen Eigentums nicht anzunehmen, vgl. Oppermann, Rz. 609; EuGH Slg. 1994, I-5267 ff. Gutachten 1/94 WTO. 438 A. Brandi-Dohrn/M. Brandi-Dohrn

12 Völker- und europarechtlicher Rahmen Rz. 9 Teil F EG-widrige Verträge zwischen Mitgliedstaaten treten hinter EG-Recht zurück. 1 Völkerrechtliche Verträge der EU gehen sekundärem, auch späterem Gemeinschaftsrecht vor; die Mitgliedstaaten sind gehalten, ihre Verträge dem neuen Recht anzupassen (Art. 300 Abs. 7 EGV). TRIPS ist ein Sonderfall, da es von den Mitgliedstaaten und der EG (sog. gemischter Vertrag ) abgeschlossen wurde: TRIPS steht als von der EG abgeschlossener Vertrag im Rang unter den EU-Verträgen (arg. ex Art. 300 Abs. 6 EGV, str.), aber vor sekundärem Gemeinschaftsrecht. Sowohl die GMVO wie die MKRiLi sind daher in Übereinstimmung mit TRIPS auszulegen. 2 In einer graphischen Übersicht kann man das Geflecht internationaler Verbände und Abkommen ohne letzte Vollständigkeit etwa wie folgt verdeutlichen: Verbände und mehrseitige Abkommen 9 1 Oppermann, Rz. 597 für zeitlich nach den EU-Verträgen liegende Abkommen; für vor den EU- Verträgen abgeschlossene Vereinbarungen lässt sich dieser Grundsatz aus der lex-posterior-regel ableiten, so auch Schmalenbach in Calliess/Ruffert, Art. 307, Rz EuGH v Rs C-300/98, 392/98, Slg. 2000, I 307 = GRUR 2001, 235 TRIPS-Abkommen; zur Wirkung der WTO-Übereinkommen im Gemeinschaftsrecht vgl. auch Neugärtner/ Puth, JuS 2000, 640 ff. A. Brandi-Dohrn/M. Brandi-Dohrn 439

13 Teil F Rz. 10 Handel mit geistigem Eigentum I. Technische Schutzrechte Spezialliteratur siehe Literaturübersicht zu Beginn des Teils F., S. 431 und Einleitung und Schutzprinzipien 10 Technische Schutzrechte sind Patente, Gebrauchsmuster, Know-how und auch die freilich nur eine geringe Rolle spielenden Topographieschutzrechte. Patente und Gebrauchsmuster werden vom Staat als zeitlich begrenzte Ausschließlichkeitsrechte gewährt zum Lohn dafür, dass der Erfinder seine Erfindung der Allgemeinheit mitteilt. Know-how wird nicht mitgeteilt sondern geheimgehalten. Dafür gibt es kein Ausschließlichkeitsrecht sondern nur einen Wettbewerbsschutz. Als Wissensposition stellt Know-how aber ein wertvolles und auch handelbares Immaterialgut dar. 11 Patente und Gebrauchsmuster werden nur für technische Erfindungen gewährt. So heißt es bspw. in Art. 27 TRIPS, dass Patente auf allen Gebieten der Technik erhältlich sein sollen. Streitig ist aber, was Technik ist, etwa im Unterschied zu bloßen Geschäftsmethoden. Dieser Streit spielt eine große Rolle bei der Frage, inwieweit Software dem Patentschutz zugänglich ist. Die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) haben keine Definition für Technik entwickelt. Der BGH definiert Technik als Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs außerhalb des bloßen Einsatzes der menschlichen Verstandestätigkeit Für derart technische Erfindungen werden Patente erteilt, in Deutschland und Österreich nach einem patentamtlichen Prüfungsverfahren auf Neuheit und Erfindungshöhe. Das eidgenössische Institut für gewerbliches Eigentum (IGE) hat die Vorprüfung aufgegeben. Gebrauchsmuster werden in Österreich und Deutschland ohne Vorprüfung registriert. Die erteilten bzw. registrierten Patente und die registrierten Gebrauchsmuster gewähren ihrem Inhaber ein absolutes Ausschließlichkeitsrecht für eine Laufzeit bis zu 20/10 Jahren, können aber widerrufen werden. Das absolute Ausschließlichkeitsrecht wirkt anders als das Urheberrecht auch gegen spätere unabhängige Doppelerfindungen, ja sogar gegen die frühere Erfindung, wenn diese nicht vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag des nachfolgenden Patents in Benutzung genommen oder wenigstens Veranstaltungen dazu getroffen wurden (Vorbenutzungsrecht). 13 Als Know-how bezeichnet man nicht patentgeschützte, geheim gehaltene technische Kenntnisse von wirtschaftlichem Wert. Eine Begriffsbestimmung enthält Art. 39 Abs. 2 TRIPS. Da es sich um einen tatsächlichen Wissensvorsprung handelt, gibt Know-how, anders als das Patent, kein absolutes Ausschlussrecht gegen jüngere Benutzer. Die tatsächliche Position des Know-hows ist rechtlich geschützt durch Vorschriften des HGB und des UWG. Während des Beschäftigungsverhältnisses ist das Know-how einmal durch das Wettbewerbsverbot nach 60 dthgb geschützt sowie durch die Geheimhaltungspflicht nach 17 Abs. 1 dtuwg. Nicht allgemein offenkundige, nicht erfinderische Kenntnisse, die ein Angestellter im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses erarbeitet, stehen i.s des 17 dtuwg ohne weiteres dem Arbeitgeber zu. 2 1 BGH v X ZB 23/74, BGHZ 67, 22 = GRUR 1977, 96 Dispositionsprogramm; BGH v X ZR 65/85, GRUR 1986, 531 Flugkostenminimierung; BGH v X ZB 24/89, GRUR 1992, 36 chinesische Schriftzeichen; BGH v X ZB 11/98, GRUR 2000, 498 Logikverifikation; BGH v X ZB 15/98, GRUR 2000, 1007 Sprachanalyseeinrichtung. 2 BGH v I ZR 180/53, NJW 1955, 463 = GRUR 1955, 402 Anreißgerät; BGH v I ZR 112/75, NJW 1977, 1062 = GRUR 1977, 539 = DB 1977, 766 Prozessrechner. 440 A. Brandi-Dohrn/M. Brandi-Dohrn

14 Völker- und europarechtlicher Rahmen Rz. 16 Teil F Nachvertraglich ist der Angestellte frei, redlich erworbenes Wissen anderweit für sich oder Dritte zu nutzen. Es kann ihm aber ein entschädigungspflichtiges Wettbewerbsverbot nach 74 ff. dthgb auferlegt werden. Entschädigungslos darf nach BAG die nachvertragliche Verwertung punktuell einzelner Betriebsgeheimnisse durch Vereinbarung ausgeschlossen werden, während der BGH diesseits der Grenze der Sittenwidrigkeit die Verwertung redlich erworbener Betriebsgeheimnisse gestattet. 1 Betriebliches Knowhow ist jedoch geschützt gegen künstliches Transferieren aus dem Unternehmen, z. B. durch Kopien und Disketten, aber auch durch gezieltes Auswendiglernen. Denn unredlich und unbefugt nach 17 Abs. 2 dtuwg ist nach der Rechtsprechung eine Kenntnisverschaffung dann, wenn sie durch eine nicht im Rahmen der dienstvertraglichen Tätigkeit liegende nähere Beschäftigung mit den betrieblichen Unterlagen, sei es durch Zuhilfenahme technischer Mittel, sei es durch Anfertigung von Zeichnungen oder bloßes sich Einprägen derart gefestigt wird, dass der Beschäftigte im Stande ist, nach seinem Ausscheiden aus dem Betrieb davon Gebrauch zu machen. Dabei dürfen die Anforderungen an den Nachweis des unredlichen Erwerbs nicht überspannt werden. 2 Außerdem kann die nachvertragliche Verwertung oder Mitteilung spezifischer Betriebsgeheimnisse dann, wenn der Arbeitnehmer das geheime Wissen nicht mitbegründet hat, fallweise auch aus 3 dtuwg (früher 1 UWG) und/oder nachvertraglicher Treupflicht verboten sein. Das ist z. B. erörtert worden für den Fall einer wichtigen betriebsgeheimen Rezeptur, die ein leitender, hochbesoldeter Angestellter aufgrund seiner Position erfuhr, um kurz darauf das Unternehmen zu verlassen und eine eigene Produktion aufzubauen. 3 Allgemein gibt es aber kein Verschwiegenheitsgebot und Verwertungsverbot zu Lasten des ausgeschiedenen Arbeitnehmers aus nachvertraglicher Treuepflicht Gegenüber freien Auftragnehmern ist mitgeteiltes Know-how durch den Schutz gegen Vorlagenfreibeuterei nach 18 dtuwg gegen Weitergabe und gegen eigennützige Verwendung für sich oder andere Auftraggeber geschützt. Auch hier müssen die Vorlagen Betriebsgeheimnisse sein, denn andernfalls könnten sie nicht anvertraut werden. 5 Betriebsgeheimnis i.s. des 17, 18 dtuwg ist jede Kenntnis, die im Zusammenhang mit einem bestimmten Betrieb steht, nur einem begrenzten Kreis bekannt und in ihrer konkreten Ausformung nicht ohne weiteres Dritten zugänglich ist, und an welcher der betreffende Betriebsinhaber aufgrund eines berechtigten wirtschaftlichen Interesses ein Geheimhaltungsinteresse hat. 6 Der Schutz der konkreten Ausprägung des Betriebsgeheimnisses und der durch konkrete Vorkehrungen betätigte Geheimhaltungswille BAG v AZR 83/79, NJW 1983, 134 = BB 1982, 1792 Rezeptur einer Reagenz; BAG v AZR 35/88, NJW 1989, 3237 zur vertraglichen und nachvertraglichen punktuellen Geheimhaltungsverpflichtung ; BGH v I ZR 153/99, GRUR 2002, 91 Spritzgießwerkzeuge; BGH v I ZR 64/00, GRUR 2003, 356 Präzisionsmessgeräte. 2 RG v II 223/35, GRUR 1936, 573 = JW 1936, 2081 Albertus Stehfix; BGH v I ZR 99/80, NJW 1984, 239 = GRUR 1983, 179 Stapelautomat. 3 BGH v I ZR 47/61, BGHZ 38, 391 = NJW 1963, 856 = GRUR 1963, 367 = BB 1963, 248 Industrieböden zur nachvertraglichen Verwertung eines Kunststeinbodenrezeptes durch einen leitenden Angestellten, der nach kurzfristiger Tätigkeit im Unternehmen wieder ausgeschieden ist; BGH v I ZR 99/80, NJW 1984, 239 = GRUR 1983, 179 Stapelautomat zum Verstoß gegen 1 UWG (heute 3 UWG), weil der nachvertraglich vertriebene Stapelautomat während der Beschäftigungsdauer unerlaubt gebaut worden war. 4 BAG v AZR 394/97, BB 1999, 212 = ZiP 1999, 295 = DB 1999, BGH v Ib ZR 21/62, NJW 1963, 2120 = BB 1963, 953 = GRUR 1964, 31 Petromax II. 6 RG v II 223/35, GRUR 1936, 573, 576 Albertus Stehfix; RG v II 128/35, RGZ 149, 329 Stiefeleisenpresse; BGH v I ZR 111/53, GRUR 1955, 424 = DB 1955, 453 Möbelpaste; BGH v I ZR 73/57, GRUR 1958, 297 = NJW 1958, 671 = BB 1958, 214 Petromax I. BGH v I ZR 64/00 GRUR 2003, 356 Präzisionsmessgeräte. A. Brandi-Dohrn/M. Brandi-Dohrn 441

15 Teil F Rz. 17 Handel mit geistigem Eigentum wird durch Art. 39 TRIPS in Anknüpfung an angelsächsische Know-how-Schutzprinzipien gefordert. Art. 39 TRIPS ist für die Auslegung und Anwendung des innerstaatlichen Rechtes ein internationaler Maßstab. 2. PVÜ und Sonderabkommen, TRIPS 17 Die PVÜ regelt die so genannte externe Priorität in Art. 4 PVÜ, also die Beanspruchung des Anmeldetags einer ausländischen Voranmeldung für eine Nachanmeldung in einem anderen Verbandsstaat. 1 Deutschland in 41 dtpatg, die Schweiz in Art. 17 schwpatg und Österreich in öpatg haben durch Ratifizierung die PVÜ-Prioritätsregelung in ihr Recht übernommen. Mit dem Prioritätsrecht soll dem früheren Missstand abgeholfen werden, dass ein ins Ausland versandter Anmeldetext dort so spät ankam und erst so spät angemeldet werden konnte, dass inzwischen die Veröffentlichung der Heimatanmeldung neuheitsschädlich entgegen stand. Daher bestimmt Art. 4 B PVÜ, dass die innerhalb der Prioritätsfrist von 12 Monaten für technische Schutzrechte Art. 4 C Abs. 1 PVÜ bewirkte Auslandshinterlegung nicht durch anderweitige Veröffentlichung oder offenkundige Vorbenutzung unwirksam gemacht werden kann. Die Prioritätsfrist schützt damit nicht nur gegen eigene, sondern auch gegen fremde Vorveröffentlichungen im sog. Prioritätsintervall. Das Prioritätsrecht knüpft an eine ausländische erste Voranmeldung an, für die ein wirksamer Anmeldetag genügt; das spätere Schicksal der Voranmeldung ist gleichgültig: sie kann zurückgenommen werden, wegen nicht behobener Mängel, z. B. fehlender Gebühren, als zurückgenommen gelten oder zurückgewiesen worden sein, gleichwohl besteht das Prioritätsrecht Art. 4 A Abs. 3, Art. 4 bis PVÜ. Kettenprioritäten, also Prioritäten von einer zweiten oder dritten Anmeldung der gleichen Erfindung sind nicht zugelassen, wohl aber in einer Nachanmeldung die Beanspruchung der Prioritäten mehrerer Voranmeldungen (Mehrfachprioritäten), wenn sie alle im 12-Monatszeitraum liegen Art. 4 F PVÜ. Das Prioritätsrecht ist übertragbar, nach Art. 4 A PVÜ steht es auch dem Rechtsnachfolger zu. Streitig ist das erforderliche Maß der Identität zwischen Vor- und Nachanmeldung für eine wirksame Prioritätsbeanspruchung oder, anders ausgedrückt, welches Maß an Weiterentwicklungen prioritätsunschädlich zulässig ist. 2 Die Große Beschwerdekammer des EPA vertritt mittlerweile eine sehr strikte Erfindungsidentität 3 und dem hat sich der BGH angeschlossen. 4 Außer dem freien Teilungsrecht in Art. 4 G PVÜ sind die sonstigen Mindestschutzvorschriften der PVÜ nicht besonders wichtig. 1 Nahezu alle Staaten der Welt sind Mitglieder der PVÜ. Zu den ganz wenigen Ausnahmen gehören 2005 noch Thailand und Taiwan; ABl. EPA 2005, 279, Übersicht über den Geltungsbereich internationaler Verträge auf dem Gebiet des Patentwesens. 2 Das deutsche BPatG vertrat dazu einen großzügigen Standpunkt: Erfindungsidentität im Wesentlichen genügt, zusätzliche Merkmale in der Nachanmeldung nehmen evtl. an der Priorität nicht teil: BPatG v W (pat) 17/94, GRUR 1995, 667 Hakennagel; ebenso einige Europäische Beschwerdekammern: EPAT 73/88 ABl. EPA 1992, 557 = GRUR Int. 1993, 232 Snackfood/ HOWARD. 3 EPAv G 3/93 ABl. EPA 1995, 18 = GRUR Int. 1995, 336 Prioritätsintervall: zusätzliche Merkmale sind für die ganze Priorität schädlich; EPAv G 2/98 ABl. EPA 2002, 413 = GRUR Int. 2002, 80 Voraussetzung für die Prioritätsbeanspruchung derselben Erfindung : die Nachanmeldung darf gegenüber der Voranmeldung nicht neu sein. 4 BGH v X ZR 168/98, GRUR 2002, 146 = ABl. EPA 2002, 331 Luftverteiler: keine Kombination von Einzelmerkmalen mit unterschiedlicher Priorität in einer Nachanmeldung; BGH v X ZR 4/00, GRUR 2004, 133 Elektrische Funktionseinheit. 442 A. Brandi-Dohrn/M. Brandi-Dohrn

16 Völker- und europarechtlicher Rahmen Rz. 20 Teil F Die PVÜ lässt in Art. 19 Sonderabkommen zu, sofern diese den Bestimmungen der Übereinkunft nicht zuwiderlaufen. Solche Sonderabkommen für Patente sind der PCT und das EPÜ. 18 a) EPÜ Seinem Schutzgegenstand nach ist das Europäische Patentübereinkommen EPÜ ein Erteilungs- und zentraler Einspruchsverband mit einer eigenen Organisation, der Europäischen Patentorganisation mit dem Europäischen Patentamt (EPA) in München und Den Haag. Das Schutzprinzip ist auf einheitliche Erteilung und nationalen Schutz gerichtet. Das EPA recherchiert Anmeldungen auf neuheitsschädlichen oder erfindungsschädlichen Stand der Technik und prüft auf Antrag, der innerhalb von sechs Monaten ab Übersendung des Recherchenberichts gegebenenfalls zu stellen ist. Bei positivem Ergebnis erteilt das EPA das EP-Patent à la carte für die Mitglieds- 1 und Erstreckungsstaaten 2 für die gezahlt worden ist. 3 Die Benennungsgebühren sind in der gleichen Frist zu zahlen wie die Prüfungsgebühr: sechs Monate nach Veröffentlichung des Recherchenberichts. Das EPAveröffentlicht 18 Monate nach dem Prioritätsdatum die Anmeldung und später das erteilte Patent. Ab Veröffentlichung der Patenterteilung treten in den benannten Mitgliedstaaten die vollen Schutzwirkungen wie bei einem national erteilten Patent ein und es läuft für Dritte die neunmonatige Frist für das zentrale Einspruchsverfahren beim EPA an. Ein Patent, das danach rechtskräftig erteilt ist, kann gleichwohl noch nachträglich national für nichtig erklärt werden Art. 138 EPÜ. Ein Verfahren wegen Patentverletzung muss nach Art. 64 EPÜ derzeit 4 noch national und nach nationalem Recht geführt werden. Das bedeutet, dass in Deutschland und in Österreich Verletzung und Nichtigkeit 5 getrennt ablaufen sog. Trennungsprinzip, während in der Schweiz der Verletzungsrichter sowohl über Verletzung wie auch über Rechtsbestand entscheiden kann. Einige Besonderheiten sind zum EPÜ zu erwähnen: Mitgliedstaaten sind (April 2005): Belgien (BE), Bulgarien (BG ab ), Dänemark (DK ab ), Deutschland (DE), Estland (EE ab ), Finnland (FI ab ), Frankreich (FR), Griechenland (GR ab ), Irland (IE ab ), Island (IS ab ), Italien (IT ab ), Lettland (LV ab ), Liechtenstein (LI ab ), Litauen (LT ab ), Luxemburg (LU), Monaco (MC), Niederlande (NL), Österreich (AT ab ), Polen (ab ), Portugal (PT ab ), Rumänien (RO ab ), Schweden (SE), Schweiz (CH), Slowakei (SK ab ), Slowenien (SI ab ), Spanien (ES), Tschechien (CZ ab ), Türkei (TR) ab , Ungarn (HU ab ), United Kingdom (GB), Zypern (CYab ). ABl. EPA 2005, Vom EPA erteilte Patente erkennen folgende Erstreckungsstaaten wie eigene national erteilte Patente an: Albanien (AL), Bosnien/Herzegowina (BA), Kroatien (KR), Mazedonien (MK), Serbien/ Montenegro (YU). 3 Maximal müssen sieben Benennungsgebühren gezahlt werden, um ein europäisches Patent für alle Mitglieds- und Erstreckungsstaaten zu erhalten. 4 Sowohl seitens des EPA wie auch seitens der EG laufen konkurrierende Pläne für ein zentrales EPÜ-weites bzw. EU-weites Verletzungsverfahren nach dem Einheitsverfahren (Verletzung und Rechtsbestand im Verletzungsverfahren): seitens der EG im Entwurf einer GemeinschaftspatentVO und seitens einer zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe beim EPA durch das European Patent Litigation Agreement, EPLA. Die Arbeiten am EPLA sind jedoch gestoppt im Hinblick auf den Verhandlungsvorrang der EG. 5 Der Rechtszug für die Nichtigkeit ist in Deutschland BPatG BGH. Im Patentverletzungsstreit kann der Verletzungsrichter nur aussetzen, wenn er den Widerruf für hoch wahrscheinlich hält. Bei Gebrauchsmusterverletzungen kann der deutsche Verletzungsrichter sowohl Verletzung wie auch Rechtsbestand prüfen. A. Brandi-Dohrn/M. Brandi-Dohrn 443

17 Teil F Rz. 21 Handel mit geistigem Eigentum 21 Das EPÜ enthält in Art. 87, 88 EPÜ eine vollständige parallele Prioritätsregelung zur PVÜ, naturgemäß beschränkt auf die technischen Schutzrechte, und mit der für Sonderabkommen erlaubten günstigen Ergänzung der inneren Priorität: Auch das Land der Ursprungsanmeldung darf für eine EP-Nachanmeldung benannt werden. 22 Mit der Offenlegung der europäischen Anmeldung tritt nach Art. 67 Abs. 2 EPÜ der gleiche Schutz ein wie bei der Veröffentlichung einer nationalen Anmeldung. Das bedeutet für Deutschland nach Art. II 1a IntPatÜG ein Entschädigungsanspruch, aber kein Unterlassungsanspruch, ebenso für Österreich nach 4 Abs. 1 PatV-EG, für die Schweiz nach Art. 111 schwpatg zwar voller Schadensersatz, aber auch keine Unterlassung. Da die europäische Anmeldung nach Art. 66 EPÜ die gleichen Wirkungen wie eine nationale Anmeldung hat, kann nach 5 dtgebrmg in Deutschland ein Gebrauchsmuster abgezweigt und kurzfristig eingetragen werden, und daraus können gegen frühe Verletzer Unterlassungsansprüche geltend gemacht werden. Das Gleiche ist in Österreich möglich, nicht aber in der Schweiz, da es dort kein Gebrauchsmuster gibt. 23 Wie in allen Patentrechtssystemen außer den USA gilt das first to file Prinzip: der erste unabhängige Anmelder hat nach Art. 60 EPÜ das Recht auf das Patent. Hat er aber die Erfindung eines anderen ohne dessen Einwilligung angemeldet, so kann jener ein Berechtigungsverfahren bei einem zuständigen nationalen Gericht 1 anstrengen und im Erfolgsfall entweder die Anmeldung des anderen übernehmen oder eine Ersatzanmeldung tätigen oder die widerrechtliche Anmeldung löschen lassen. 24 Das Neuheitserfordernis im EPÜ gilt nach Art. 54 EPÜ weltweit und ohne Neuheitsschonfrist außer, nach Art. 55 EPÜ bei missbräuchlichen Veröffentlichungen und dann mit sechs Monaten nur vor dem Anmeldetag. 2 Dass irgendeine Vorbenutzung oder mündliche oder schriftliche Verlautbarung irgendwo auf der Welt zählt, ist patentrechtlich internationaler Standard. Das ist aber unterschiedlich zu 3 dtgebrmg: dort zählen zwar weltweite schriftliche Veröffentlichungen aber nur inländische Vorbenutzungen. Das Fehlen einer Neuheitsschonfrist unterscheidet das europäische und die kontinentalen Patentrechte vom US-Recht, wo es eine einjährige grace period gibt, aber auch vom dtgebrauchsmusterrecht, das in 3 eine Sechsmonats-Neuheitsschonfrist vor der Prio-Anmeldung gegen eigene Vorveröffentlichungen gibt. b) PCT 25 Seinem Gegenstand nach ist der PCT ein Patentanmeldeverband: eine internationale Anmeldung gilt als Anmeldung für die darin bestimmten Staaten, die endgültige Prüfung und Erteilung ist dann aber Sache der Bestimmungsstaaten. 26 Das Prinzip des PCT ist eine Zweiteilung in internationale und nationale/regionale Phase. Das PCT-Verfahren teilt sich in eine internationale Phase auf mit dem Pflichtprogramm: Anmeldung bei dem zuständigen internationalen Anmeldeamt, internationale Recherche, Veröffentlichung durch WIPO nach 18 Monaten und optional internationaler vorläufiger Prüfungsbericht. Nach 30 Monaten (beim EPA 31 Monate) endet die inter- 1 Die Zuständigkeit ist im sog. Anerkennungsprotokoll geregelt, abgedruckt in der blauen Textausgabe des EPA. 2 Ob sechs Monate vor der Priorität oder nur vor dem Tag der Nachanmeldung war streitig. Für den Tag der Nachanmeldung haben entschieden: EPA G 3/98 und G 2/99 ABl. EPA 2001/62/83 = GRUR Int. 2001, 340 Sechsmonatsfrist; BGH v X ZB 1/94, GRUR 1996, 349 Corioliskraft; BG v , GRUR Int. 1992, 293 = ABl. EPA 1993, A. Brandi-Dohrn/M. Brandi-Dohrn

18 Völker- und europarechtlicher Rahmen Rz. 27 Teil F nationale Phase 1 und die Anmeldung wird in den Bestimmungsstaaten in die nationale Phase mit weiteren Gebührenzahlungen und mit endgültiger, territorialer Erteilung oder Versagung überführt. Vor Ablauf der 30 Monate darf kein Bestimmungsstaat die Anmeldung behandeln oder dafür Gebühren verlangen, außer der Anmelder verlangte vorzeitig Übertritt in die nationale Phase. Dann allerdings sind PCT- und nationale Gebühren zusammen höher. Der Anmelder kauft sich mithin auf dem PCT Weg zusätzliche Zeit. Die nationale Phase kann auch eine regionale sein. Die PCT-Anmeldung kann z. B. in die regionale EPÜ-Erteilung beim EPA (so genannte Euro-PCT-Anmeldung) einmünden. Mit der Bestimmung EP kann sich der PCT Anmelder mit einer Bestimmung und entsprechend nur einer Bestimmungsgebühr alle EPÜ-Länder reservieren. Die gewünschten Länder benennt er dann bei Eintritt in die regionale Phase beim EPA durch Zahlung der entsprechenden Bestimmungsgebühren, maximal sieben. Das auf die PCT-Anmeldung hin erteilte Patent gilt dann nach Nationalisierung (z. B. Übersetzung) für die benannten europäischen Staaten. Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Verfahrensschritte und die Phasen Früher nach Art. 20 PCT zweistufig: 20 (21) Monate ohne internationalen Prüfungsantrag, 30 (31) nach frühzeitig gestelltem internationalen Prüfungsantrag. A. Brandi-Dohrn/M. Brandi-Dohrn 445

19 Teil F Rz. 27 Handel mit geistigem Eigentum 446 A. Brandi-Dohrn/M. Brandi-Dohrn

20 Völker- und europarechtlicher Rahmen Rz. 38 Teil F Diese Abfolge ist wirtschaftlich wichtig, um bei Lizenzen oder bei der due diligence eines Unternehmenskaufs anhand des Verfahrensfortschritts Anhaltspunkte zu gewinnen, wieweit der Schutz schon verlässlich geworden ist, welche zusätzlichen Informationsmittel über die Verlässlichkeit, (Recherchenbericht, internationaler vorläufiger Prüfungsbericht oder Prüfungsbescheide) schon vorliegen müssten. Wichtig ist diese Abfolge auch bei der Finanzierung von Start-up Unternehmen: wieweit lässt sich der territoriale Schutzbereich durch Ergänzungen der Länderbestimmungen (PCT) oder der Länderbenennungen (EPÜ) noch verbessern. In beiden Vertragswerken gibt es die formblattmäßige Vorsorge-Bestimmung (Benennung) aller Mitgliedstaaten, die alsdann durch spätere Gebührenzahlung, im PCT 15 Monate nach Prio, validiert werden kann EG-Recht a) GPÜ, EG-Gemeinschaftpatent-VO Das Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ) ist 1975 beschlossen und 1989 revidiert worden. 1 Es sollte ein zwischenstaatliches Abkommen unter den EG Mitgliedsländern sein. Es ist nie in Kraft getreten. Das GPÜ zielt darauf ab, aus dem einheitlichen Erteilungsverfahren des EPÜ nicht ein Bündelpatent erwachsen zu lassen, sondern wahlweise ein einheitlich in der EG geltendes Gemeinschaftspatent. Obwohl das EPÜ nie durch Ratifizierung in Kraft getreten ist, hat es eine große vereinheitlichende Wirkung auf das Verletzungsrecht ausgeübt, nicht nur in den EG-Staaten, sondern, durch weitgehende Übernahme in TRIPS, weltweit. Im August 2001 hat die EG-Kommission den Entwurf einer EG-Gemeinschaftspatent- VO 2 vorgelegt. Ebenso wie das alte GPÜ schließt die neue Gemeinschaftspatent-VO an das EPÜ-Erteilungsverfahren an. Der Anmelder kann wählen zwischen einem EPÜ Bündelpatent oder einem EG-Gemeinschaftspatent. Benennt er alle EU-Staaten, so bekommt er ein EG-Gemeinschaftspatent. Für dieses gelten wie beim GPÜ einheitliche Verletzungsregelungen und über das GPÜ hinaus ein einheitliches EG-weites Vorbenutzungsrecht und ein Verletzungsverfahren bei einem einheitlichen EG-Verletzungsgericht erster und zweiter Instanz in Luxemburg. Das EG Verletzungsgericht soll einheitlich über Verletzung und Rechtsbestand entscheiden und zwar EG-weit Einstweilen frei Daneben ist weit gediehen der Entwurf eines European Patent Litigation Agreement 3 (EPLA) über ein zwischenstaatliches, zu vereinbarendes EPÜ-Verletzungsgericht erster und zweiter Instanz. Das europäische Verletzungsgericht nach dieser Entwurfvereinbarung soll zuständig sein für Verletzungsstreitigkeiten aus europäischen Bündelpatenten. Es soll ebenso über Verletzung und Rechtsbestand in einem Verfahren entscheiden, und seine Entscheidungen sollen für alle benannten EPÜ-Staaten gültig sein. Das EPLA wird aber derzeit von den EU-Ländern unter den EPÜ-Mitgliedern nicht weiterbetrieben, solange nicht absehbar ist, ob die EG-Gemeinschaftspatent-VO zu Stande kommt oder nicht. 37 Einstweilen frei ABl. EG Nr. L 17/1975, 1 und L 401/1989; Beck Texte Gewerblicher Rechtsschutz Nr Kom (2000) endg. v , letzte Textfassung v des Rates unter 3 Abrufbar auf der Internet Seite des IGE: A. Brandi-Dohrn/M. Brandi-Dohrn 447