GEBRAUCHSMUSTERSCHUTZ UND DESSEN DURCHSETZUNG

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1 GEBRAUCHSMUSTERSCHUTZ UND DESSEN DURCHSETZUNG Herbstseminar, 24. September 2013 Philipp Neels / Dr. Christian Kirchner / Ralph Hahner

2 Volksweisheiten - Inhalt Kleiner Bruder des Patents Weniger Rechtssicherheit Erfindungshöhe??? Gegenüberstellung Patent Gebrauchsmuster Gebrauchsmusterfähige Erfindungen Neuheitsbegriff Erfinderischer Schritt Eintragungsverfahren Überprüfung des Rechtsbestands Abzweigung Wirkung des Gebrauchsmusters Fallbeispiele Durchsetzung Case-Study: GebrM im ev-verfahren 2

3 Gegenüberstellung Anmeldeerfordernisse Anmeldegebühr Anspruchsgebühren Recherchengebühr Aufrechterhaltungsgebühren bis im 10. Jahr DPMA-Anmeldung EP-Anmeldung GebrM-Anmeldung Beschreibung Beschreibung Mindestens ein Schutzanspruch Anschein einer Beschreibung 60 (40) (20) 30 (20) ab vom 16. bis ab [7910 ] 1090 Laufzeit 20 Jahre 10 Jahre - (...) Online-Einreichung; [...] Patentanmeldung 3

4 Gebrauchsmusterfähige Erfindungen Sach- und Stoffschutz Nicht: biotechnologische Erfindungen ( 1 (2) Nr.5 GebrMG) Nicht: Verfahren - Arbeitsverfahren, Herstellungsverfahren - ( 3 S.2 Nr.3 GebrMG) Aber: Computerprogramme können geschützt werden (BGH X ZB 9/03 Signalfolge ) Medizinische Indikationen können geschützt werden (BGH X ZB 7/03 Arzneimittelgebrauchsmuster) Durch Verfahrensmerkmale definierte Erzeugnisse, z.b. product-by-process - Merkmale (BPatGE 35 W (pat) 469/09) 4

5 Neuheitsbegriff Stand der Technik Patent - 3(1) PatG Gebrauchsmuster - 3(1) GebrMG Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche Beschreibung oder durch eine im Geltungsbereich dieses Gesetzes erfolgte Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. 5

6 Neuheitsbegriff / Erfinderischer Schritt 6 Monate Neuheitsschonfrist Ausarbeitung des Anmelders oder seines Rechtsnachfolgers Kumulierbar mit Priorität auch Ausstellungspriorität Patent Absoluter Neuheitsbegriff Gebrauchsmuster Relativer Neuheitsbegriff Erfinderischer Schritt: Es gelten die im Patentrecht entwickelten Grundsätze zur erfinderischen Tätigkeit (BGH, X ZB 27/05 (BPatG) Demonstrationsschrank ; BGH, X ZB 6/10 Installiereinrichtung II ; analog: - OPM, OGM 1/10 Teleskopausleger ) 6

7 Eintragungsverfahren Keine Prüfung der absoluten Schutzvoraussetzungen (BPatG W (pat) 6/07, W (pat) 14/08 und W (pat) 35/09 ABER: keine BGH Entscheidung) Keine Prüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen (insb. Neuheit und erfinderische Tätigkeit ( 8 (1) S.2 GebrMG) Ungeprüftes Schutzrecht Mit Eintragung wird Lehre zum SdT (frühestens nach ca. 6 Wochen) Eintragung kann für 15 Monate ausgesetzt werden ( 8 (1) S.3 GebrMG) 7

8 Überprüfung des Rechtsbestands I Instanzenzug: Spruchkörper Patent Gebrauchsmuster Gebrauchsmusterabteilung Löschungsverfahren Bundespatentgericht (BPatG) Nichtigkeitsverfahren Lö-Beschwerdeverfahren Bundesgerichtshof (BGH) Ni-Berufungsverfahren Rechtsbeschwerdeverfahren Erweiterung des Schutzbereichs ist kein Löschungsgrund, da es im Gebrauchsmusterrecht eine erteilte Fassung nicht gibt Schutzbereich kann auch bei eingetragenem Gebrauchsmuster noch ausgeweitet werden ABER: Aus unzulässigen Änderungen können keine Rechte hergeleitet werden 8

9 Rechtsbestand II Aktuelle BGH-Entscheidung, X ZB 2/12 Tintenstrahldrucker BGH, , X ZB 2/12 Tintenstrahldrucker Rechtsbeschwerde gegen Entscheidung des Gebrauchsmusterbeschwerdesenats Keine Löschung des Gebrauchsmusters wegen unzulässiger Erweiterung ( 15 (1) Nr. 3 GebrMG), wenn der Schutzanspruch zwar ein Merkmal enthält, das in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart ist, das aber nur zu einer Beschränkung des Gegenstandes und nicht zur Erteilung von Schutz für ein "Aliud" führt Bestätigung zu BGH-Patentrechtsprechung: Xa ZB 14/09, Winkelmesseinrichtung ; X ZR 43/09, Integrationselement ; X ZR 84/98, Zeittelegramm 9

10 Abzweigung ( 5 GebrMG) Aus anhängiger Patentanmeldung mit Wirkung für die BRD (PCT, EP, DE) Bis zum Ablauf von zwei Monaten nach dem Ende des Monats nach der rechtskräftigen Erledigung einer Patentanmeldung oder eines Einspruchsverfahrens Eigenständigkeit! Nur Anmeldetag wird übernommen Nur ein Zeitrang - aus über den Gegenstand des Stammpatents hinausgehenden Änderungen können keine Rechte abgeleitet werden (BGH X ZR 226/00 Momentanpol ) Mehrfachabzweigung möglich (Hydra-Effekt) 10

11 Wirkung des Gebrauchsmusters I Gebrauchsmuster kein nachveröffentlichtes älteres Recht für Patent ( 3(2) PatG) Aber: Ausübung eines jüngeren Patents ist von älterem Gebrauchsmuster abhängig ( 14 GebrMG) Benutzung eines zeitrangälteren Gebrauchsmusters ist keine Verletzung eines jüngeren Patents (analog BGH Xa ZR 116/07 Trägerplatte ) Mangelnde Schutzfähigkeit kann unmittelbar im Verletzungsprozess geltend gemacht werden (BGH X ZR 139/95 Leiterplattennutzen ) Schutzansprüche können im Verletzungsprozess eingeschränkt geltend gemacht werden nur zwischen Parteien bindend (BGH X ZR 226/00 Momentanpol ) 11

12 Wirkung des Gebrauchsmusters II Einreichung neuer (beschränkter) Schutzansprüche in Gebrauchsmusterakte ist regelmäßig eine schuldrechtlich bindende Erklärung an die Allgemeinheit ein Verzicht auf einen Widerspruch gegen eine Löschung des Gebrauchsmusters im weitergehenden Umfang entsprechende Kostenfolgen wie bei Anerkenntnis (BGH X ZB 11/94 Scherbeneis ) Gebrauchsmusterberühmung ( 30 GebrMG) möglichst nach Recherche und Einholung von technischem und rechtlichen Rat zur Rechtsbeständigkeit Ansonsten: Schuldhafte Irreführung nach 3 UWG ggf. Schadensersatz (OLG Düsseldorf U 23/83 Irreführende Gebrauchsmusterberühmung ) 12

13 Mögliche Szenarien für den Einsatz von Gebrauchsmustern Zeitrang für eine grundlegende Erfindung soll gesichert werden, die Innovation ist aber noch nicht ausgereift (Prio) Wahrscheinliche Nachanmeldung noch innerhalb Prioritätsjahr - Gegenstand geht über Prio hinaus Gefahr einer Selbstkollision, wenn Prio nicht hält (Bsp. T1443/05, BGH UV-unempfindliche Druckplatte, BPatGE 35 W (pat) 450/09) Strategie: Anmeldung eines Gebrauchsmusters unter Aussetzung der Eintragung für 15 Monate Späteres Schicksal der Anmeldung gemäß Art. 4 A (3) PVÜ und Art. 87 (3) EPÜ für Prioritätsnahme ohne Belang Vorteile: Gebrauchsmuster kein älteres Recht für Patent Nicht neuheitsschädlich, selbst wenn Prio nicht hält Recherchemöglichkeit 13

14 Gebrauchsmuster das andere Schutzrecht Mögliche Szenarien für den Einsatz von Gebrauchsmustern PCT-Phase auf der Grundlage von Prio läuft Produkt ist schon auf dem Markt Wettbewerber kopiert die Erfindung Strategie: Abzweigung eines oder mehrerer Gebrauchsmuster Ggf. Ansprüche auf Verletzungsform anpassen Vorteile: Verletzer kann schon verfolgt werden, obwohl noch kein Patent erteilt (schneller Vollschutz) Innovationen in schnelllebigen Wirtschaftszweigen (z.b. Mobiltelefone) können nicht anders geschützt werden Maßgeschneiderte Schutzansprüche auf eine Verletzungsform 14

15 Gebrauchsmuster das andere Schutzrecht Mögliche Szenarien für den Einsatz von Gebrauchsmustern Entwickler hat tolle Idee Unmittelbar Veröffentlichung auf Konferenz Patentabteilung ist erst drei Monate später im Bilde Strategie: Gebrauchsmuster anmelden Vorteil: Neuheitsschonfrist kann in Anspruch genommen werden Wettbewerbsvorteil gerettet Relativer Neuheitsbegriff (mündliche Offenbarung oder Benutzung im Ausland) Zusätzliche Rückzugsposition während des Einspruchsverfahrens Große Zahl an Ansprüchen i.v.m. PCT-Nachanmeldung 15

16 Durchsetzung Analog zu Patent Aber: Ungeprüftes Schutzrecht, daher wird die Rechtsbeständigkeit als geringer eingeschätzt Normalerweise Hauptsacheverfahren einstweilige Verfügungen (ev) sind bei Gericht schwer durchsetzbar Nachfolgende Case-Study als Gegenbeweis 16

17 Case Study: Gebrauchsmuster im ev-verfahren - Hintergrund: - Anhängige EP-Anmeldung - Ansprüche gerichtet auf eine spezifische Titrations-Packung zur Verbesserung der Compliance der Patienten in den ersten vier Wochen der Behandlung (Ausführungsbeispiel nach Fig. 1): - Konkurrenzunternehmen beginnt die Vermarktung einer praktisch identischen Packung 17

18 Case Study: Gebrauchsmuster im ev-verfahren - Abzweigung eines Gebrauchsmusters mit identischen Ansprüchen - Gebrauchsmuster am 19. März 2013 eingetragen - Eintragung ohne Prüfung materieller Schutzvoraussetzung innerhalb weniger Wochen möglich - Gebrauchsmuster ist mit Eintragung in Kraft - Ansprüche gegen Verletzer entsprechen denen eines Patents - EPA-Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ am 25. März Erteilungsabsicht bezüglich EP-Anmeldung Die identischen Ansprüche der EP-Anmeldung waren nunmehr durch das EPA geprüft und als patentfähig eingeschätzt ABER: noch kein Erteilungsbeschluss nach Art. 97 (1) EPÜ (ca. weitere 2 Monate + ca. weitere 2 Wochen bis zur Veröffentlichung der Patenterteilung ggf. noch länger) 18

19 Case Study: Gebrauchsmuster im ev-verfahren - Wichtige Aspekte für Durchsetzungsstrategie: - Der Erlass einer einstweiligen Verfügung setzt unter anderem einen hinreichend gesicherten Rechtsbestand des Gebrauchsmusters / Patents voraus - Aber: Die Patentstreitkammern legen unterschiedliche Maßstäbe an diese Voraussetzung an - z.b. verlangen einige Gerichte regelmäßig bereits eine Bestätigung des Rechtsbestandes in einem kontradiktorischen Verfahren (Einspruch oder Nichtigkeitsklage) Erfolgsaussichten insbesondere abhängig vom Prüfungsmaßstab für den hinreichend gesicherten Rechtsbestand Wahl des richtigen Gerichts für ev-antrag von entscheidender Bedeutung 19

20 Case Study: Gebrauchsmuster im ev-verfahren ( - ev-antrag zunächst nur mit Antrag auf Erlass einer Beschlussverfügung (ex parte) - Vorteil: Die Gegenseite wird über den Antrag zunächst nicht informiert und der Antrag nicht zugestellt - Antrag kann nach Einreichung umgestellt werden - Nach Einreichung des ev-antrags zunächst telefonische Erörterung des Antrags mit Kammer - Vorsitzende Richterin sah eine Anhörung der Gegenseite als notwendig an - Verhandlungen und Einigung mit Richterin, dass Stellungnahme auf Abmahnschreiben ausreichend ist ( kleines rechtliches Gehör ) Abmahnschreiben an Gegenseite - Frist für Stellungnahme: 1 Woche 20

21 Case Study: Gebrauchsmuster im ev-verfahren - Erstes Antwortschreiben der Gegenseite: Fristverlängerungsgesuch um eine weitere Woche - Diskussion mit der Richterin, ob diese Reaktion bereits ausreichend für Erlass der beantragten einstweiligen Verfügung ist - Richterin hielt Fristverlängerung für angemessen, keine Anzeichen für unangemessene Verzögerungstaktik der Gegenseite Mitteilung an Gegenseite über Zustimmung zur Fristverlängerung - Zweites Antwortschreiben der Gegenseite: Keine substantiellen Argumente - Nur allgemeines Bestreiten der Verletzung und des Rechtsbestandes, kein neuer Stand der Technik - Erklärung, dass die Vermarktung vorerst gestoppt worden sei - Keine Abgabe der geforderten Unterlassungserklärung 21

22 Case Study: Gebrauchsmuster im ev-verfahren - Weitere Verhandlungen mit der Richterin: - Antwort der Gegenseite bestätigte tatsächlich den Verletzungsvorwurf - Telefonische Vereinbarung, dass Antwortschreiben vorab per an Richterin weitergeleitet werden kann (zusammen mit der Word-Version des Verfügungsantrags für schnelle Ausfertigung der Verfügung) - Einstweilige Verfügung 3 Stunden später abholbereit beim Gericht - Einstweilige Verfügung am nächsten Arbeitstag zugestellt 22

23 Case Study: Gebrauchsmuster im ev-verfahren - Abzweigung eines Gebrauchsmusters kann ein effektives Mittel zur Durchsetzung von Ansprüchen bereits vor Patenterteilung sein - Die Vermarktung eines verletzenden Produkts hat bereits begonnen - Eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ oder ein positiver internationaler Prüfungsbericht wird in naher Zukunft erwartet - Richtiger zeitlicher Ablauf und Wahl des Gerichts können die Erfolgsaussichten eines ev-antrags erheblich verbessern 23

24 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Zweibrückenstr München Deutschland / Germany TEL +49 (0) FAX +49 (0) post@wallinger.de WEB 24