Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht. L Oréal

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1 Falltutorium zum SP 1 VM 1 Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht Rafael Harnos, Julia Kilian L Oréal Die O-AG ist Produzent des Luxusparfums Trésor und vertreibt dieses im gesamten Bundesgebiet. Dort ist sie auch Inhaberin mehrerer bekannter Marken, die für Parfums und andere Duftstoffe eingetragen wurden. Sie ist u.a. Inhaberin der Wortmarke Trésor und einer Wortbildmarke in Form eines von vorn und von der Seite dargestellten Flakons des Parfums Trésor, das insbesondere das Wort Trésor aufweist. Die A-GmbH ist Hersteller von Parfumimitationen. Insbesondere vertreibt sie den Duft La Valeur, der eine Imitation des Dufts Trésor ist. Die Schachtel des Parfums La Valeur weist eine allgemeine Ähnlichkeit mit der durch Wortbildmarke geschützten Schachtel des Parfums Trésor auf. Zwar werden Verwechslungen bei Fachleuten oder Verbrauchern nicht hervorgerufen, doch ist für sie auf den ersten Blick zu erkennen, dass sich die Produktverpackung von La Valeur an die des Parfums Trésor anlehnt. Die O-AG möchte, dass es die A-GmbH in Zukunft unterlässt, die derzeitige Produktverpackung für das Parfums La Valeur zu verwenden. Beim Vertrieb des Parfums La Valeur setzt die A-GmbH außerdem Vergleichslisten ein, in der auch die Wortmarke Trésor abgebildet wird. Die Vergleichslisten werden an Einzelhändler übermittelt, um diesen deutlich machen, welches Originalparfum den Imitaten jeweils als Vorlage gedient hat. In der Vergleichsliste heißt es: La Valeur entspricht Trésor. Die O-AG will auch, dass es die A-GmbH unterlässt, Duftvergleichslisten mit der Wortmarke Trésor zur Vermarktung ihrer Parfumimitationen einzusetzen. Kann die O-AG Unterlassungsansprüche geltend machen?

2 Leseempfehlung: Lettl, Tobias Wettbewerbsrecht, München 2009, 6 (vergleichende Werbung) Fezer, Karl-Heinz Markenrecht, 4. Auflage, München 2009, 14 E (Die Benutzung als Marke) Fezer, Karl-Heinz Die Marke als Immaterialgut, MarkenR 2010, 453 Keil, Ulrich Das Ende der markenmäßigen Benutzung? MarkenR 2010, 195 Dreher, Hannes Parfumimitationen und Duftvergleichslisten im Spannungsfeld von Marken- und Lauterkeitsrecht, ELR 2009, 307 (Anmerkung zu EuGH, Urteil vom C-487/07 - L'Oréal SA u.a./bellure NV u.a.) Völker, Stefan; Elskamp, Gregor Die neuen Markenfunktionen des EuGH, WRP 2010, 64 Ohly, Ansgar Keyword-Advertising auf dem Weg von Karlsruhe nach Luxemburg, GRUR 2009, 709 (Keyword-Advertising und Lauterkeitsrecht) Dreher, Hannes Eine lang ersehnte Entscheidung des EuGH, ELR 2010, 158 (Anmerkung zu EuGH, Urteil vom , verb. Rs. C-236/08 bis C-238/08, Rn 69 Google France./. Louis Vuitton u.a.) (Keyword-Advertising) Spindler, Gerald; Prill, Aileen Keyword Advertising - eine europäische Rechtsprechungslinie beginnt..., CR 2010, 303 (Keyword-Advertising) Haberstumpf, Helmut Keyword Advertising und die Funktionenlehre im Markenrecht, MarkenR 2011, 429

3 1) Parfumschachteln Lösungsskizze: A) Anspruch aus 14 Abs. 5 Satz 1 MarkenG? I. Verstoß gegen 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG 1. identische Zeichen? (-) Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (-) II. Verstoß gegen 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG 1. Verwechslungsgefahr? (-) s. Sachverhalt 2. Verstoß gegen 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (-) III. Verstoß gegen 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG 1. O-AG ist Inhaberin einer dreidimensionalen Marke, siehe 3 Abs. 1 MarkenG 2. geschäftlicher Verkehr = jede wirtschaftliche Tätigkeit, die der Förderung des eigenen oder fremden Geschäftszwecks zu dienen bestimmt ist. 1 hier (+) 3. ähnliches Zeichen (+) 4. Anwendbarkeit von 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auf den Warenähnlichkeitsbereich? a) e.a 2 : dem Problem ist durch eine weite Auslegung der Verwechslungsgefahr i.s.v. 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Rechnung zu tragen; so sollen auch Fälle der Beeinträchtigung des Rufs oder der Unterscheidungskraft mit umfasst werden b) a.a: Lösung über das Lauterkeitsrecht 1 Fezer, 14 MarkenG, Rn Weberndörfer, MarkenR 2001, 439; Sack GRUR 1995, 81;von Mühlendahl, FS Erdmann, S. 430 ff.

4 c) h.m 3 : analoge Anwendung von 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG aa) Planwidrige Regelungslücke Lauterkeitsrecht im B2B-Bereich nicht harmonisiert im Bereich der Gemeinschaftsmarke systemwidrige Verlagerung auf nationale (im B2B-Bereich nicht harmonisierte) Ebene bb) Vergleichbare Interessenlage innerhalb des Warenähnlichkeitsbereichs besteht Bedürfnis nach ebenso umfassenden Schutz, wie außerhalb des Warenähnlichkeitsbereichs d) Anwendbarkeit von 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (+) 5. Bekanntheit der Marke (+) 6. markenmäßige Benutzung? (+) D.h. liegt eine die beeinträchtigende Nutzung vor, wodurch es zu einer Interessenbeeinträchtigung des Markeninhabers kommt? EuGH: beteiligte Verkehrskreise müssen gedankliche Verbindung zwischen dem Zeichen und der Marke herstellen; zu Verwechslungen muss es aber gerade nicht kommen 4 7. Eingriffstatbestände a) Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft ( Verwässerung ) = Schwächung der Kennzeichnungskraft der Marke; wenn die Eignung der Marke, die Waren, für die sie eingetragen ist, zu identifizieren geschwächt wird, weil die Benutzung des identischen oder ähnlichen Zeichens durch Dritte zur Auflösung der Identität der Marke und ihrer Bekanntheit beim Publikum führt; nach SV offen b) Beeinträchtigung der Wertschätzung = Schmälerung der Anziehungskraft der Marke, etwa durch negative Assoziationen; nach SV offen 3 EuGH, Slg. 2003, I-389, Rn 23 ff. Davidoff ; EuGH, Slg. 2003, I-12537, Rn 13 ff Adidas. 4 EuGH v , C-487/07, Rn 36 L'Oréal/Bellure.

5 c) Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung Keine Beeinträchtigung der Marke erforderlich, sondern es kann Vorteil auf Seiten des Zeichenverwenders ausreichen Unlauter? Gesamtabwägung aller relevanten Umstände, wie - Ausmaß der Bekanntheit der Marke - Grad der Unterscheidungskraft der Marke - Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen - Art der betroffenen Waren und Grad ihrer Nähe d) Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung (+) 8. Verstoß gegen 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (+) a.a. vertretbar IV. Wiederholungsgefahr = konkrete Verletzungshandlung droht auch zukünftig in gleicher oder im Kern gleicher Form Bei bereits begangener Verletzung wird dies vermutet; somit (+) V. Anspruch aus 14 Abs. 5 Satz 1 MarkenG (+) 5 B) Anspruch auf Unterlassung aus 8 Abs. 1 Satz 1 UWG I. Aktivlegitimation (+) 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG: Mitbewerber (+) II. Verstoß gegen 3 Abs. 3 UWG i.v.m. Anhang Nr. 13 (-) 5 Daneben ist ein Anspruch aus 18 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG gegeben.

6 III. Verstoß gegen 3 Abs. 1 UWG i.v.m. 5 Abs. 1 Nr. 1 (betriebliche Herkunft), Abs. 2 UWG (-) IV. Verstoß gegen 3 Abs.1 UWG i.v.m. 6 UWG? 1. Vergleichende Werbung? a) Produktgestaltung als solche Werbung? Art. 2 lit. a WerbeRL 6 : jede Äußerung bei der Ausübung eines Handels [ ] mit dem Ziel, den Absatz von Waren [ ] zu fördern. e.a: OLG Köln 7 verlangt zusätzliche Aussage zur konkreten Produktgestaltung; danach (-) EuGH 8 : Werbung kann in jeder beliebigen Form erfolgen; aber noch nicht für konkrete Fallgestaltung entschieden BGH 9 : (+) b) Mitbewerber (+) 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG: Mitbewerber gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung: EuGH geht von Mitbewerbern aus, wenn Unternehmer Waren und Dienstleistungen am Markt anbieten, die in gewissem Grad substituierbar sind, wobei auch neue Anreize zur Substitution zu beachten sind 10. (+) c) Mitbewerber mittelbar erkennbar machen; Verkehrskreise erkennen, dass sich die Produktgestaltung an den Mitbewerber anlehnt; deshalb (+) d) Einschränkung durch Erfordernis eines Werbevergleichs? - tlw. vertretene Ansicht 11 : Vorschriften über vergleichende Werbung nur anwendbar bei Werbung mit Vergleich 6 Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (kodifizierte Fassung), ABl 2006, Nr. L 376/21. 7 OLG Köln, MarkenR 2006, EuGH, Slg. 2001, I-7945 Rn 31 Toshiba./. Katun. 9 BGH, GRUR 2008, 628, Imitationswerbung. 10 EuGH, Slg. 2007, I-3115, Rn 28, 32 De Landtsheer Emmanuel. 11 Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig/Sack, 6 Rn 73 ff., 98 ff.; Köhler/Bornkamm, 6 Rn 44 ff.

7 * Pro: - Vergleichende Werbung wäre nach 6 Abs. 2 UWG nur zulässig ist, wenn ein Vergleich vorliegt - Ansonsten könnten viele für sich gesehen unbedenkliche Formen der Werbung an den strengen Zulässigkeitsvoraussetzungen des 6 Abs. 2 UWG scheitern * Contra: dem Wortlaut kann keine Einschränkung entnommen werden - Liegt ein Vergleich vor? (+/-) e) Zw. Ergebnis: Vergleichende Werbung (+/-) f) Verstoß gegen 6 Abs. 2 UWG? aa) Nr. 2: (+/-) Vergleich von wesentlich, relevanten, nachprüfbaren und typischen Eigenschaften Duft? Ausdrücklich (-), konkludent? (+/-), bei fehlender Gleichwertigkeit der Parfums wäre dann aber an 5 Abs. 1, Abs. 3 UWG zu denken bb) Nr. 3 (-) keine Verwechslungsgefahr cc) Nr. 6 (unlautere Imitationswerbung): Verbot von offener Imitationswerbung (wohl +) dd) Nr. 4 unlautere Rufausnutzung (+) 2. Spürbare Beeinträchtigung (+) Verstoß gegen 3 Abs.1 UWG i.v.m. 6 UWG (+/-) V. Anspruch aus 8 Abs. 1 Satz 1 UWG (+/-) 12 Zur Frage, ob im Rahmen der vergleichenden Werbung die Spürbarkeitsschwelle überhaupt mit der WerbeRL in Einklang steht, siehe Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig/Sack, 6 Rn 215 ff.

8 C) Konkurrenzverhältnis von vergleichender Werbung und Markenrecht I. Vorrangthese : Vorrang des Markenrechts? Die Vorrangthese beruht auf höchstrichterlicher Rechtsprechung seit Inkrafttreten des MarkenG 1995 und fand ihren Ursprung im MAC Dog - Urteil des BGH. 13 Die Vertreter dieser These gehen davon aus, dass das MarkenG an die Stelle des von der bisherigen Rechtsprechung entwickelten Schutzes getreten sei und somit in seinem Anwendungsbereich keinen Raum für gleichzeitige Anwendung insb. der 1 UWG von 1909 und 823 I BGB lasse. 14 Der Schutz des UWG, vornehmlich der Generalklausel, wird, wenn der Anwendungsbereich des MarkenG eröffnet ist, verdrängt. 15 Allerdings hat auch die Vorrangthese seit 2004 aufgrund der WerbeRL 97/55/EG 16 und infolge der UWG Reform und des Erlasses des UWG v Einschränkungen erfahren. Aufgrund der veränderten Lage wurde die Vorrangthese in den folgenden Jahren durch etliche Ausnahmen relativiert, was sie zusehends konturloser werden ließ. 17 * Contra Vorrangthese: - Nach Inkrafttreten des MarkenG herrschte bei der Rspr. der Instanzgerichte die Tendenz vor, statt neuem MarkenG das vertraute und bekannte Lauterkeitsrecht anzuwenden. 18 Dem wollte der BGH Einhalt gebieten, was ihn dazu brachte auf das Instrument der Vorrangthese zurückzugreifen. Dieser Zweck ist heute überholt. - Wegen der vielen Ausnahmen fehlt es an Rechtssicherheit 19 - Wortlaut des 2 MarkenG 13 BGH, GRUR 1999, 161, 162 Mac Dog; BGH GRUR 1999, 992 BIG PACK; BGH GRUR 2002, 622, 623 shell.de. 14 BGH, GRUR 1999, 161, 162 Mac Dog; Stieper, WRP 2006, 291 (301); BGH GRUR 2005, 163 ff. Aluminiumräder; Bärenfänger, WRP 2011, 16 (17); Sack, WRP 2011, Büscher, GRUR 2009, 230 (231); 16 Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG über irreführende Werbung zwecks Einbeziehung der vergleichenden Werbung; ins deutsche Recht umgesetzt in 2 UWG v Fezer, 2 MarkenG, Rn. 11 ff. 18 Fezer, WRP 2008, 1(4); Steinbeck/FS Ullmann, 409 (409). 19 Bärenfänger, WRP 2011, 16 (18/19).

9 - Zudem bei Vergleichender Werbung: Voraussetzung für vergleichende Werbung in 6 UWG in Umsetzung der Richtlinie 2006/114/EG geregelt; liegen diese Voraussetzungen vor, muss vergleichende Werbung zulässig sein und darf nicht durch das Markenrecht konterkariert werden. Ergebnis: Vorrangthese (-) II. Vorrang des Lauterkeitsrecht? Dem Gesetz lassen sich keine Anhaltspunkt für einen mgl. Vorrang des UWG entnehmen. Zudem würden die spezifische Vorteile 20 des Markenrechts, wie Herstellungs- und Besitzverbote; Verjährung umgangen Ergebnis: Vorrang des LauterkeitsR (-) III. Allgemeine Normenkonkurrenz 21? Die allgemeine Normenkonkurrenz hat zum Inhalt, dass Kennzeichen auch außerhalb des MarkenG geschützt sind, wenn die Schutzvoraussetzungen des jeweiligen Gesetztes vorliegen, vgl. 2 MarkenG. Hiernach besteht zwischen lauterkeitsrechtlichen und kennzeichenrechtlichen Ansprüchen vollständige Normenkonkurrenz. 22 In Betracht kommt hierbei insb. Rechtsschutz nach dem UWG, und nach dem bürgerlichen Recht ( 12, 823, 826 BGB).Innerhalb dieser Ansicht kann man zwischen kumulativer und subsidiärer Normenkonkurrenz unterscheiden. Der ergänzende Rechtsschutz darf jedoch den Schranken des Kennzeichenschutzes die innerhalb des MarkenG vorgegeben werden nicht zuwider laufen, was anhand des Normzwecks durch Auslegung zu bestimmen ist. Ergebnis: Normenkonkurrenz (+) 20 Eichmann, GRUR 1998, 201, Fezer, 2 MarkenG, Rn. 26 ff. 22 Fezer, GRUR 2010, 953 (962); Fezer, WRP ff.

10 2) Duftvergleichslisten A) Anspruch aus 14 Abs. 5 Satz 1 MarkenG? I. Verstoß gegen 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG? 1. Geschäftlicher Verkehr (+) 2. Identisches Zeichen für identische Waren (+) 3. Markenmäßige Benutzung erforderlich? a) e.a 23 : keine markenmäßige Benutzung erforderlich b) a.a: ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal Anforderungen an markenmäßige Benutzung? aa) e.a 24 : Herkunftsfunktion muss beeinträchtigt sein; 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als (un)widerlegbare Vermutung einer Verwechslungsgefahr. bb) EuGH: 2 Stufe-Test 1. Zeichen muss für Waren benutzt werden, was dann der Fall ist, wenn den beteiligten Verkehrskreisen eine Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers vorgeschlagen wird Im Rahmen von Art. 5 Abs. 1 lit. a MRL (= 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) Beeinträchtigung einer (anerkannten) Funktion der Marke: v.a. Herkunftsfunktion aber auch Gewährleistung der Qualität der Ware, Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion Fezer, GRUR 1996, 566; Hotz, GRUR 2003, Ohly, GRUR 2008, 701 f.; GA Colomer, Schlussanträge v , C-206/01 Arsenal./. Reed, Rn Vgl. EuGH v , verb. Rs. C-236/08 bis C-238/08, Rn 69 Google France./. Louis Vuitton u.a. 26 EuGH v , C-487/07, Rn 58 L'Oréal/Bellure.

11 c) Stellt vergleichende Werbung eine relevante markenmäßige Benutzung dar? aa) früher vertretene Ansicht 27 : keine rechtsverletzende Benutzung bb) a.a (wiederlegbare Vermutung von Verwechslungsgefahr): (-), da vergleichende Werbung in aller Regel Produkte eindeutig gegenüberstellt und Verwechslungen über betriebliche Herkunft damit ausgeschlossen sind cc) Kriterien des EuGH: Produktunterscheidung/Angebotsalternative 28 (+) Beeinträchtigung einer Funktion? Wohl (+) Jedenfalls bei unlauterer Werbung; Beeinträchtigung der Werbefunktion; fraglich, ob auch lautere vergleichende Werbung Beeinträchtigung herbeiführen kann. Falls Beeinträchtigung im Einzelfall nicht festgestellt werden kann, wäre jedenfalls 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu prüfen II. Schutzschranken 1. Vergleichende Werbung, die alle Zulässigkeitsvoraussetzungen des 6 Abs. 2 UWG erfüllt, verletzt nicht das Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers, vgl. Erwägungsgrund 15 der WerbeRL. Begründung? a) 23 Nr. 2 MarkenG b) 23 Nr. 3 MarkenG c) 24 Abs. 1 MarkenG d) Vergleichende Werbung als eigenständige Schutzschranke 2. Im Falle unzulässiger vergleichender Werbung greifen Schutzschranken nicht a) 23 Nr. 2 und 3 MarkenG stehen unter dem Vorbehalt, dass die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt Verstoß wäre bei unzulässiger vergleichender Werbung anzunehmen 27 BT-Drs. 12/6581 S. 75; Ingerl/Rohnke, 14 Rn 84, EuGH, Slg. 2008, I-4231, Rn 33 ff. O2./. Hutchison.

12 b) 24 Abs. 2 MarkenG gibt dem Markeninhaber das Recht sich beim Vorliegen berechtigter Gründe dem Gebrauch der Marke zu widersetzen. unzulässige vergleichender Werbung wäre berechtigter Grund. c) Rechtfertigungsgrund greift nur, wenn alle Voraussetzungen von 6 Abs. 2 UWG erfüllt sind. 3. Erfüllen Duftvergleichslisten Voraussetzungen von 6 Abs. 2 UWG? (-) a) Vergleichende Werbung i.s.v. 6 Abs. 1 UWG (+) Mitbewerber wird mittelbar in Werbung erkennbar gemacht b) Verstoß gegen 6 Abs. 2 Nr. 2 UWG (konkludenter) Eigenschaftsvergleich? (+/-) bei fehlender Gleichwertigkeit wäre wiederum an 5 UWG zu denken c) Verstoß gegen 6 Abs. 2 Nr. 6? UWG EuGH (+) d) Verstoß gegen 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG EuGH (+) Sobald eine vergleichende Werbung, die die Waren des Werbenden als Imitation einer Markenware darstellt, durch die WerbeRL als gegen den lauteren Wettbewerb verstoßend und somit als unerlaubt eingestuft wird, ist der aufgrund einer solchen Werbung durch den Werbenden erzielte Vorteil das Ergebnis eines unlauteren Wettbewerbs und ist daher als unlautere Ausnutzung des Rufs dieser Marke zu betrachten 29 e) Somit unzulässige vergleichende Werbung Schutzschranken greifen nicht 4. Verstoß gegen 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG III. Wiederholungsgefahr, 14 Abs. 5 Satz 1 MarkenG (+) IV. Anspruch aus 14 Abs. 5 Satz 1 MarkenG (+) EuGH v , C-487/07, Rn 79 L'Oréal/Bellure. 30 Wiederum wäre dann auch an einen Anspruch aus 18 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG zu denken.

13 B) Anspruch aus 8 Abs. 1 Satz 1 UWG (+) I. Aktivlegitimation (+), s.o II. 1. Verstoß gegen 3 Abs. 1 UWG i.v.m 6 UWG; s.o. 2. Spürbarkeitsschwelle ( 3 Abs. 1 UWG) ebenfalls (+) 31 III. Wiederholungsgefahr ( 8 Abs. 1 Satz 1) (+) IV. Anspruch (+) C) Konkurrenzverhältnis von vergleichender Werbung und Markenrecht 32 I. Vorrang des Markenrechts 33 (-) Voraussetzung für vergleichende Werbung in 6 UWG geregelt; liegen diese Voraussetzungen vor, muss vergleichende Werbung zulässig sein und darf nicht durch das Markenrecht konterkariert werden. II. Vorrang des Lauterkeitsrecht (-) Spezifische Vorteile 34 des Markenrechts, wie Herstellungs- und Besitzverbote; Verjährung III. Kumulative Normenkonkurrenz (+) 2 MarkenG 31 Zur Frage, ob im Rahmen der vergleichenden Werbung die Spürbarkeitsschwelle überhaupt mit der WerbeRL in Einklang steht, siehe Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig/Sack, 6 Rn 215 ff. 32 Siehe hierzu MüKo-UWG/Menke, 6 Rn 26 ff. 33 BGH, GRUR 1999, 161, 162 Mac Doc; BGH GRUR 1999, 992 BIG PACK; BGH GRUR 2002, 622, 623 shell.de. 34 Eichmann, GRUR 1998, 201, 206.