Einführung in das Markenrecht 2016 Bernd Fabry

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1 Einführung in das Markenrecht 2016 Bernd Fabry

2 Einleitung Markenrecht Man kann ihnen nicht entgehen Um ehrlich zu sein, hatte ich mir die Himmelspforte eigentlich anders vorgestellt

3 Einleitung Marken Da stellen wir uns mal janz dumm an ip2

4 1. Grundlagen Kapitel 1 Grundlagen des Markenschutzes

5 1. Grundlagen Was ist der Sinn des Markenschutzes? Information der Öffentlichkeit Eine Marke gibt der Öffentlichkeit Auskunft über die betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen

6 1. Grundlagen Unterschiede zwischen Marken und Patenten Technische und nicht-technische Schutzrechte Patente werden für technische Erfindungen erteilt. Um das Monopol zu erhalten, muss der Anmelder Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit nachweisen. Marken werden erteilt, um die Waren und Dienstleistungen des einen Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Gemäß 33 MarkenG hat der Anmelder ein Recht zur Markeneintragung, sofern das Zeichen wenigstens über minimale Kennzeichnungskraft verfügt und kein Erfordernis besteht, es für die Öffentlichkeit offen zu halten.

7 1. Grundlagen Sonderstellung der Marke Weitgehendes Monopol mit vielen Vorteilen Marken Anspruch auf Registrierung, wenn keine Formerfordernisse entgegenstehen; Keine Sachprüfung Kollisionsprüfung ist Sache des Wettbewerbs; Praktisch unbegrenzte Laufzeit; Benutzungszwang vorhanden, aber kein Nachweis erforderlich; Hintergrund Starkes Interesse des Gesetzgebers, die Marke als Instrument der Wettbewerbsregulierung zu nutzen, um Verbraucherinterresssen zu schützen; Nutzen für den Anmelder gewissermaßen Abfallprodukt

8 1. Grundlagen Marken Statistik DEUTSCHE MARKEN UNIONSMARKEN INTERNATIONALE REGISTRIERUNGEN Angemeldet Eingetragen Zurückgewiesen Gelöscht

9 1. Grundlagen Wofür kann Markenschutz beantragt werden? Es geht praktisch alles außer Gerüchen Worte Wort/Bild Slogans Logos 3D/Designs Geräusche Farben Positionen Bewegungen Hologramme

10 1. Grundlagen Gewährleistungsmarken New kid on the block Vorlageanfrage des OLG Düsseldorf( ) Kann die Verwendung einer Individualmarke als Gütezeichen eine markenmäßige Benutzung für die Waren, die das Zeichen verwendet wird sein? Sachverhalt Bisher gibt es keine spezifischen Regelungen zu Gewährleistungsmarken im Unionsrecht, wohl aber in einigen Mitgliedsstaaten. Im Deutschen MarkenG bietet nur die Kollektivmarke einen Qualitätshinweis. DerneueArt74aUMV regeltdiesnun: Eine Unionsgewährleistungsmarke ist eine Unionsmarke, die bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird und geeignet ist, Waren und Dienstleistungen, für die der Inhaber das Material, die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, die Qualität, Genauigkeit oder andere Eigenschaften mit Ausnahme der geographischen Herkunft gewährleistet, von solchen zu unterscheiden, für die keine deartige Gewährleistung besteht. Individualmarke = Herkunftshinweisfunktion Gewährleistungsmarke = Garantiefunktion Gütezeichen

11 1. Grundlagen Markenkollision Es kann mehr als eine geben MarkenG Können identische Zeichen nebeneinander bestehen? Sachverhalt Im Jahre 1979 brachte die Firma SILIT eine neue Bratpfanne mit innovativer Beschichtung auf den Markt. Statt sie Marlene oder Anna zu nennen, kam man auf den Gedanken, einen bodenständigeren Begriff zu verwenden und nannte das Produkt EMMA. Sehr zum Ärger von Alice Schwarzer, die in der Namensgebung gleich einen Angriff auf die Kennzeichnungskraft ihrer für Presseartikel und journalistische Dienstleistungen eingetragenen eigenen Marke EMMA erblickte. SILIT wollte diese Kritik nicht auf sich sitzen lassen, zumal sie bereits Millionenbeträge in die Werbung investiert hatten und zog mit einer negativen Feststellungsklage vor Gericht mit Erfolg! Es gilt der Grundsatz, dass bei identischen Zeichen nur dann Verwechslungsgefahr besteht, wenn auch die Waren- und Dienstlei-stungen hinreichend ähnlich sind, so dass Verbraucher über die Herkunft getäuscht werden könnten. Das Gericht befand indes, dass Zeitschriften und Haushaltsprodukte so unterschiedlich sind, dass die angesprochenen Verkehrskreise keinen Grund sehen würden, in der PfanneEmmaeinneuesProduktausdemVerlagshausEmmazusehenundwiesendieKlage ab. Emma

12 1. Grundlagen Die Nizza Klassifikation Einteilung der Waren und Dienstleistungen KL Bezeichnung KL Bezeichnung KL Bezeichnung 1 Chemikalien 16 Papier 31 Forsterzeugnisse 2 Detergentien 17 Kautschuk 32 Getränke 3 Farben 18 Leder 33 Alkoholika 4 Öle und Fette 19 Baustoffe 34 Tabakwaren 5 Pharmaprodukte 20 Möbel 35 Werbung 6 Metalle 21 Haushaltsgeräte 36 Finanz/Immobilienwesen 7 Maschinen und Motoren 22 Seile 37 Bauwesen 8 Werkzeuge 23 Garne 38 Telekommunikation 9 Computer 24 Textilien 39 Transportwesen 10 Medizintechnik 25 Bekleidung 40 Materialbearbeitung 11 Licht, Heizung, Sanitär 26 Stickereien 41 Ausbildung 12 Fahrzeuge 27 Teppiche 42 Wissenschaftliche Dienste 13 Schusswaffen 28 Spiele 43 Hotelgewerbe 14 Edelmetalle 29 Fleisch, Fisch, Geflügel 44 Ärztliche Dienste 15 Musikinstrumente 30 Kaffee, Tee 45 Anwaltliche Dienste

13 1. Grundlagen Markenkoexistenz Merksätze Auch identische Zeichen können nebeneinander existieren, sofern die eingetragenen Waren-und Dienstleistungen hinreichend verschieden sind. Für die Verschiedenheit von Warenund Dienstleistungen ist die Eintragung in unterschiedlichen Nizza-Klassen zwar ein wichtiges, aber kein hinreichendes Indiz.

14 1. Grundlagen Regionale Markenregistrierung EU oder Gemeinschaftsmarken EU oder Gemeinschaftsmarken Verantwortlich: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt Europäisches Amt für das Geistige Eigentum (Alicante) Eine Marke die automatisch Gültigkeit für alle EU-Staaten hat Bei Erweiterung der EU wird die EU-Marke automatisch auf den neuen Mitgliedsstaat erstreckt Maßgebliche Rechtsprechung kommt vom EuG und dem EuGH Anmeldegebühr:900 (fürmaximal3klassen) imvergleichde:300 Änderungabdem :850 (für2klassen,jedeweitereklasse100 ) Rechtsgrundlage GemeinschaftsmarkenVO(UnionsmarkenVO) Nationale Rechtsprechung in Europa wird durch EU-Richtlinie harmonisiert Standards sind prinzipiell gleich, doch in der Praxis divergiert die Auslegung zwischen HABM und den nationalen Ämtern Eintragungshindernisse sind die gleichen: Markenfähigkeit: 3MarkenG=Art4GMVO Absolute Eintragunbgshindernisse 8 MarkenG= Art 7 GMVO

15 1. Grundlagen Regionale Markenregistrierung Unionsmarkenverordnung 2015/2424 ( ) Nur alter Wein in neuen Schläuchen? Aus den Gemeinschaftsmarken werden Unionsmarken. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt wird in Amt der Europäischen Union für das Geistige Eigentum (EUIPO) umbenannt. Falle IP Translator Wichtigste Änderung: Anpassung des Schutzbereichs Grundlage: Art 28(8) UnMarkVO Inhaber von vor dem angemeldeten Unionsmarken, die in Bezug auf die gesamte Überschrift einer Nizza-Klasse eingetragen sind, dürfen erklären, dass es am Anmeldetag ihre Absicht war, Schutz in Bezug auf Waren- und Dienstleistungen zu beantragen, die über diejenigen hinausgehen, die von der wörtlichen Bedeutung der Überschrift der entsprechenden Klasse erfasst sind, sofern die so bezeichneten Waren- oder Dienstleistungen im alphabetischen Verzeichnis für diese Klase in der zum Zeitpunkt der Anmeldung geltenden Fassung der Nizza-Klassifikation aufgeführt sind( ) In der Erklärung müssen klar, genau und konkret die Waren und Dienstleistungen angegeben werden, die nicht eindeutig von der wörtlichen Bedeutung der Begriffe in der Klassenüberschrift, unter die sie nach der ursprünglichen Absicht des Inhabers fielen, erfasstsind( ) Unionsmarken, für die keine solche Erklärung abgegeben wird, gelten nur für diejenigen Waren oder Dienstleistungen, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung der Begriffe in der Überschrift der einschjägigen Klasse erfasst sind( ) Die Erklärung muss bis zum 24. September 2016 abgegeben werden!

16 1. Grundlagen Maßnahmen gegen eingetragene Marken Widerspruch und Löschung DPMA- Markengesetz Widerspruchsverfahren ( 42) Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung, jedoch nur Einrede wegen älterer Rechte Kosten: EUR 200 Löschungsverfahren ( 49-51) Jederzeit Nur mangelnde Benutzung, Eintragungshindernisse, Bösgläubigkeit Kosten: EUR 300 HABM- GemeinschaftsmarkenVO Widerspruchsverfahren (Art. 41) Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung, jedoch nur Einrede wegen älterer Rechte Cool-off Phase Kosten: EUR 350 Löschungsverfahren (Art. 52) Jederzeit Nur mangelnde Benutzung, Eintragungshindernisse, Bösgläubigkeit Kosten: EUR 700

17 1. Grundlagen Internationale Markenregistrierung IR Marken IR Marken Verantwortlich: WIPO(Genf) Bündel von nationalen Marken unter gemeinsamer Verwaltung Madrider Markenabkommen(MMA) Spezielles Abkommen unter dem Pariser Verbandsübereinkommen PVÜ(1891), von 55 Staaten gezeichnet(weder US noch JP) Protokoll zum Madrider Markenabkommen(PMMA) Zusatzabkommen zum MMA, das bis dato von 95 Staaten unterzeichnet worden ist. Dazu gehören auch Organisationen wie die EU sowienichtmma-staatenwiedieusaundjp Unterschiede MMA und PMMA Die Markenanmeldung nach MMA setzt das Bestehen einer registrierten nationalen Marke voraus; beim PMMA reicht eine Markenanmeldung Wird die Basisanmeldung innerhalb der 5jährigen Schutzfrist widerrufen, hat das nach MMA zur Folge, dass die IR-Marke verloren geht; bei einer Anmeldung nach PMMA kann sie hingegen in ein entsprechendes Bündel nationaler Anmeldungen umgewandelt werden Sprachenregelung MMA: FR; beim PMMA hingegen GB und FR Über das PMMA können auch die EU und Nicht-MMA-Staaten(US, JP) benannt werden Das PMMA kann aber nur gewählt werden, wenn mindestens ein Nicht-MMA Staat auch benannt ist. Bei einer Anmeldung nach PMMA werden jedoch neben den internationalen auch zusätzliche nationale Gebühren fällig. LaufzeitMMA:20a,PMMA hingegen nur10a.

18 1. Grundlagen Internationale Markenregistrierung MMA und PMMA Staaten (I) Country Code MMA PMMA African Intellectual Prop. Organization OAPI Albania AL Algeria DZ Antigua & Barbuda AG Armenia AM Australia AU Austria AT Azerbaijan AZ Bahrain BH Belarus BY Belgium BE Bhutan BT Bosnia Herzegovina BA Botswana BW Bulgaria BG Cambodia CD

19 1. Grundlagen Internationale Markenregistrierung MMA und PMMA Staaten (II) Country Code MMA PMMA China CN Colombia CO Croatia HR Cuba CU Cyprus CY Czech Republic CZ Democratic PR of Korea KP Denmark DK Egypt EG Estonia ET European Union EU Finland FI France FR Georgia GE Germany DE Ghana GH

20 1. Grundlagen Internationale Markenregistrierung MMA und PMMA Staaten (III) Country Code MMA PMMA Greece GR Hungary HU Iceland IS India IN Iran IR Ireland IE Israel IL Italy IT Japan JP Kazakhstan KZ Kenya KE Kyrgyzstan KG Latvia LV Lesotho LS Liberia LR Liechtenstein LI

21 1. Grundlagen Internationale Markenregistrierung MMA und PMMA Staaten (IV) Country Code MMA PMMA Lithuania LT Luxembourg LU Madagascar MG Mexico MX Monaco MC Mongolia MN Montenegro Morocco Mozambique Namibia Netherlands NL New Zealand NZ Norway NO Oman OM Philippines PH Poland PL

22 1. Grundlagen Internationale Markenregistrierung MMA und PMMA Staaten (V) Country Code MMA PMMA Portugal PT Republic of Korea KR Republic of Moldavia MD Romania RO Russian Federation RU Rwanda RW San Marino SM Sao Tomé and Principe ST Serbia RS Sierra Leone SL Singapore SG Slovakia SI Slovenia SK Spain ES Sudan SD Swaziland SZ

23 1. Grundlagen Internationale Markenregistrierung MMA und PMMA Staaten (VI) Country Code MMA PMMA Sweden SE Switzerland CH Syrian Arab republic SY Tajikistan TJ The former Yugoslav Rep. of Macedonia MK Tunisia TN Turkey TR Turkmenistan TM Ukraine UA United Kingdom GB United States o America US Uzbekistan UZ Viet Nam VN Zambia ZM Zimbabwe ZW TOTAL 55 95

24 2. Eintragungshindernisse Kapitel 2 Eintragungshindernisse

25 2. Eintragungshindernisse Eintragungshindernisse Umgang mit dem Prüfer Angesichts von manchen Hindernissen mag die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten auch mal eine Kurve sein. Berthold Brecht ip2

26 2. Eintragungshindernisse Schutzunfähige Zeichen Die Ausschlussgründe des 3 (I) MarkenG 3(I)MarkenG Die Form des Zeichens wird durch die Ware selbst bestimmt 3(II)MarkenG Die Form des Zeichens ergibt sich aus der technischen Notwendigkeit, den gewünschten Effekt zu erreichen 3(III)MarkenG Das Zeichen verleiht der Ware ausschließlich einen besonderen Wert Käse in Blütenform BMW-Kühlergrill Rolex-Uhr Diese Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, um eine Behinderung des Handels und des technischen Fortschritts zu verhindern. Dieses Eintragungshindernis ist NICHT durch Verkehrsdurchsetzung zu überwinden; daher versucht man stets, eine Beanstandung nach 3 MarkenG wenigstens in ein absolutes Eintragungshindernis nach 8 MarkenG umzuwandeln

27 2. Eintragungshindernisse Schutzunfähige Zeichen BGH: Variable Bildmarke Sachverhalt Die Klägerin war Herstellerin von Kosmetikprodukten und wandte sich mit Ihrer Revision gegen die Entscheidung der Vorinstanzen eine variable Farbmarke einzutragen, die sie an Hand von drei Beispielen zu beschreiben versuchte Leitsätze Den Anforderungen an ein Zeichen nach Art. 2 MarkenG genügt es nicht, wenn sich der Gegenstand einer Anmeldung auf eine Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen erstrecken können soll, weil er dadurch nicht hinreichend bestimmt ist und den Schutzbereich in das Belieben des Anmelders stellt. Damit genügt ein solches Zeichen auch nicht den Anforderungen von Art. 3 MarkenG, der die Markenfähigkeit zwar auf gegenständliche, nicht aber auf abstrakte Erscheinungsformen erweitert. Deshalb fehlt variablen Marken, mit denen Schutz für eine abstrakt unbestimmte Zahl unterschiedlicher Erscheinungsformen oder allgemeiner Gestaltungsprinzipien beansprucht wird, die für eine Eintragung erforderliche Markenfähigkeit. Variable Bildmarke BGH I ZB 85/

28 2. Eintragungshindernisse Absolute Eintragungshindernisse Die wichtigsten Ausschlussgründe des 8 MarkenG 8(I)MarkenG Das Zeichen kann nicht graphisch dargestellt werden 8(II)MarkenG Es fehlt jegliche Unterscheidungskraft (keine Herkunftshinweisfunktion) 8(III)MarkenG Das Zeichen ist für die Waren und Dienstleistungen voll beschreibend Sonogramm BMW-Türme Porsche Boxter Diese Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, da sie entweder nicht mir den gesetzlichen Vorschriften übereinstimmen oder keinen klaren Schutzumfang besitzen. Dieses Eintragungshindernis ist durch Verkehrsdurchsetzung zu überwinden(beispiel: Porsche Boxer)

29 2. Eintragungshindernisse Absolute Eintragungshindernisse Die Hindernisse des Art. 8 I, II MarkenG Das Zeichen kann nicht eingetragen werden, weil eine graphische Darstellung nicht möglich ist es nicht einmal minimale Unterscheidungskraft besitzt es voll beschreibenden Charakter hat es eine geographische Herkunftsangabe darstellt es für die Öffentlichkeit offen gehalten werden kann es die Öffentlichkeit über die Herkunft täuscht es gegen die öffentliche Ordnung oder Moral verstößt es nationale oder internationale Hoheitssymbole enthält es für die Waren und Dienstleistungen generisch geworden ist

30 2. Eintragungshindernisse Absolute Eintragungshindernisse Graphische Darstellbarkeit 8(I)MarkenG Das Zeichen kann nicht graphisch dargestellt werden Leitsätze Ein Zeichen muss graphisch darstellbar sein, um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit weiß, was tatsächlich unter Schutz gestellt wird. Der Markenanmelder hatte Duftspuren reifer Erdbeeren durch die Fußgängerzone einer Stadt gelegt, um so Käufer in seine Parfümerie zu locken und wollte dafür Markenschutz haben. Letztlich scheiterte die Anmeldung daran, dass sich der Duft nicht graphisch darstellen lässt. Auch die chemische Zusammensetzung wurde als nicht aussagefähig angesehen (vermutlich um eine Überschneidung mit dem Patentrecht zu vermeiden). Bislang einziger Typ einer Sondermarke der die Eintragung verweigert worden ist. Duft einer reifen Himbeere Änderung im Zuge der UnionsmarkenVO (Art. 3 MRL, Art. 4 UMV) Marken können Zeichen aller Art sein, insbesondere Wörter, einschließlich Personennamen, oder Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Farben, die Form oder Verpackung der Ware oder Klangbilder, soweit solche Zeichen geeignet sind, a) Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden und b) in dem Register in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des ihrem Inhaber gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können. Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit fällt weg!

31 2. Eintragungshindernisse Absolute Eintragungshindernisse Fehlender Unterscheidungskraft 8(II)1MarkenG Dem Zeichen fehlt (selbst die minimale) Unterscheidungskraft Leitsätze Unterscheidungskraft ist die Eignung eines Zeichens zwischen den Waren und Dienstleistungen des einen Unternehmens und den Waren und Dienstleistungen eines anderen Unternehmens unterscheiden zu können. CLASSIC STYLE ist eine weit verbreitete Bezeichnung für eine bestimmte Stilrichtung insbesondere im Bereich Mode. Das Wort ist der Öffentlichkeit in einem solchen Maße vertraut, dass es nicht als Herkunftshinweis verstanden wird. Während das Markengesetzt die Eintragungsfähigkeit daran knüpft, dass eine minimale Unterscheidungskraft ausreicht, findet sich diese Einschränkung in der GemenschaftsmarkenVO nicht! CLASSIC Style

32 2. Eintragungshindernisse Absolute Eintragungshindernisse Geographische Herkunftsangaben 8(II)3MarkenG Das Zeichen stellt eine geographische Herkunftsangabe dar Leitsätze Entgegen der Regeln des 8 II 2 MarkenG sind geographische Herkunftsangaben dann dem Markenschutz zugänglich, wenn der Anmelder ein Verband ist und das Zeichen eine so genannte Kollektivmarke darstellt( MarkenG) Obwohl CHIEMSEE eine bekannte Marke für Kinderkleidung darstellt, ist das Zeichen nicht eintragungsfähig, das es eine geographische Herkunftsangabe darstellt und die Verbraucher in die Irre führt, da die Produkte nicht vom Chiemsee stammen Andere bekannte Beispiele für Kollektivmarken sind: REGGIO PARMEGANO FETA KÄSE CAMENBERT CHAMPAGNER Die neue UnionsmaarkenVO schließt Zeichen, die besondere regionale Spezialitäten betreffen grundsätzlich vom Schutz aus, es sei denn über den Weg der Kollektivmarke. Chiemsee

33 2. Eintragungshindernisse Absolute Eintragungshindernisse Freihaltebedürfnis 8(II)4MarkenG Das Zeichen muss für die Öffentlichkeit freigehalten werden Leitsätze Auch solche Zeichen sind vom Markenschutz ausgenommen, für die ein öffentliches Freihalteinteresse besteht. Der Begriff des Öffentlichen Interesses ist nicht wörtlich dem Markengesetz zu entnehmen, hat sich aber gerade in Deutschland über Jahrzehnte etabliert. Die Farbe GELB ist wegen des öffentlichen Freihaltebedürfnisses in keinem Fall für Waren wie beispielsweise Zitrusfrüchte zu schützen. Anders sieht es aus, wenn es sich bei den Waren und Dienstleistungen um solche handelt, die nicht zwangsläufig mit der Farbe gelb in Verbindung gebracht werden. Hier ist ein Markenschutz über den Weg der Verkehrsdurchsetzung möglich. YELLO Strom

34 2. Eintragungshindernisse Absolute Eintragungshindernisse Öffentliche Ordnung 8(II)5MarkenG Das Zeichen verstößt gegen die öffentliche Ordnung Leitsätze Entgegen der Regeln des 8 II 2 MarkenG sind geographische Herkunftsangaben dann dem Markenschutz zugänglich, wenn der Anmelder ein Verband ist und das Zeichen eine so genannte Kollektivmarke darstellt( MarkenG) Obwohl CHIEMSEE eine bekannte Marke für Kinderkleidung darstellt, ist das Zeichen nicht eintragungsfähig, das es eine geographische Herkunftsangabe darstellt und die Verbraucher in die Irre führt, da die Produkte nicht vom Chiemsee stammen Andere bekannte Beispiele für Kollektivmarken sind: REGGIO PARMEGANO FETA KÄSE CAMENBERT CHAMPAGNER Islamischer Staat STASI Logo STASI Logo Chiemsee

35 2. Eintragungshindernisse Absolute Eintragungshindernisse Bösgläubigkeit 8(II)10MarkenG Das Zeichen wurde ausschließlich zur Behinderung des Verkehrs angemeldet ( Bösgläubigkeit ) Von der Eintragung sind wegen absoluter Schutzhindernisse des Weiteren solche Zeichen ausgeschlossen, die bösgläubig angemeldet worden sind. Allerdings regelten weder das alte Warenzeichengesetz, das bis 1995 Gültigkeit hatte, noch das neue Markengesetzt diesen Sachverhalt. Erst im Rahmen der MarkenG-Novelle aus 2004 wurde der Tatbestand als eigenständiger Löschungsgrund aufgenommen, nachdem vermehrt Zeichen, die Prominente zum Gegenstand hatten, von Unberechtigten angemeldet worden waren. Bösgläubig handelt demnach, wer in Kenntnis eines im Inland bestehenden schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers ohne rechtfertigenden Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den weiteren Gebrauch zu sperren. anmeldet. Von Bösgläubigkeit kann grundsätzlich ausgegangen werden bei Markenerschleichung(z.B. falsches Gutachten zur Verkehrsdurchsetzung) Zweckfremder Nutzung(insbesondere Sperren des Wettbewerbs ohne eigene Nutzung) Anmeldung ohne Nutzungswillen Keine Berechtigung zur Anmeldung(bei Namen bekannter Persönlichkeiten). In der GemeinschaftsmarkenVO ist die Bösgläubigkeit in Art 51. Ib der VO 40/94 geregelt, die durch die EGVO 2007/2009 vom ersetzt worden ist.

36 2. Eintragungshindernisse Absolute Eintragungshindernisse Bösgläubigkeit 8(II)10MarkenG Beispiel: Jagdszenen aus Niederösterreich Sachverhalt Lindt stellt seit den 50er Jahre Goldhasen speziell zu Ostern her und bietet sie seit 1994 auch in Österreich an. Im Jahr 2000 meldete Lindt eine entsprechende 3D-Marke an. Nach der Markeneintragung begann Lindt gegen Hersteller vorzugehen, die nach ihrer Kenntnis Waren produzieren, die dem durch diese Marke geschützten Hasen so ähnlich waren, dass sie mit ihm verwechselt werden konnten. Im Streit mit der Firma Hauswirth kam jedoch hinzu, dass sich Lindt 4 Jahre Zeit ließ ehe sie den Verkauf der fremden Goldhasen per einstweilige Verfügung passender Weise kurz vor Ostern stoppte. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Beklagte habe so wenige Hasen verkauft, dass dies der Klägerin erst mit dieser erheblichen Verzögerung bekannt geworden sei. Die Beklagte führte hingegen an, dass sie ihren Goldhasen unverändert schon seit 1962 in Österreich vertreibe und die Geltendmachung der Marke sittenwidrig sei, da die Klägerin sie in Kenntnis ähnlicher Produkte der Konkurrenz angemeldet habe, um diese aus dem Markt zu drängen. Goldhasen Duell

37 2. Eintragungshindernisse Absolute Eintragungshindernisse Restriktive Rechtsprechung des HABM/EuG im Hinblick auf beschreibenden Charakter Zeichen Waren und Dienstleistungen Verständnis der Verkehrskreise FORTIFY Computersoftware Schützt Computer vor Hackerangriffe FLEX Hörgeräte Förderung des körperlichen Wohlbefindens durch flexible Anpassung STREET Landfahrzeuge Vorgesehen für den Einsatz auf der Straße HALLOUMI Käsespezialität Beschreibt die Ware (auch in Griechisch) TURBODRILL Werkzeuge Hohes Leistungsvermögen VENT ROLL Baumaterialien Luftdurchlässige Bauteile in Rollenform GREENWORLD Brennstoffe Umweltfreundliche Materialien GREASECUTTER Waschmittel Schneidet/Spaltet Fette GENTLECARE Staubsauger Pflegliche Behandlung DUALSAW Landwirtschaftliche Geräte Doppelschneidig PERFECTROAST Küchenmaschinen und Herde Hohe Leistung beim Rösten TRILOBULAR Schrauben Dreiflüglig

38 2. Eintragungshindernisse Verwässerung von Marken Kein Sachverhalt, der im Markengesetz geregelt ist Nicht im MarkenR geregelt: Das Zeichen hat für die beanspruchten Waren eine generische Bedeutung erlangt Sachverhalt Zu bekannt, um noch geschützt zu sein: Eine berühmte Marke läuft immer Gefahr für die entsprechenden Waren und Dienstleistungen generisch zu werden und damit den Markenschutz zu verlieren. Über viele Jahrzehnte hat das Zeichen TEMPO die generische Bedeutung für Papiertaschentücher bekommen. Damit ist dieses Zeichen heute für entsprechende Waren nicht mehr durchsetzbar; das hat jedoch nichts mit der konkreten blauweißen Aufmachung zu tun. Firmen wie Coca Cola ( eine Cola bitte ) oder Google ( mal eben googeln ) wendet viel zeit und Geld auf, um nachzuweisen, dass ihre Marken eben noch nicht generisch geworden sind. Fön (Elektrolux) Tempo (P&G) Demnächst vielleicht Google?

39 2. Eintragungshindernisse Verkehrsdurchsetzung Wie man absolute Eintragungshindernisse überwindet.markeng Die Messlatte liegt hoch! Leitsätze Es ist möglich, absolute Eintragungshindernisse zu überwinden, indem man eine hinreichende Verkehrsdurchsetzung des Zeichens nachweist. Die Minimalgrenze liegt dabei bezogen auf die maßgeblichen Verkehrskreise! bei 50 % (Boot) bis hin zu 100 % (LOTTO), abhängig vom Grad des beschreibenden Charakters Lotto Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung wird üblicher Weise von entsprechenden Marktforschungsunternehmen geführt Die Verkehrsdurchsetzung ist zwingend gebunden an die maßgeblichen Verkehrskreise und muss für den gesamten Geltungsbereich der Marke, also nicht nur für eine bestimmte Region gezeigt werden Berücksichtigt werden nur neutrale Angaben, nach denen das Zeichen als Herkunftshinweis verstanden wird. Zuordnungen zu einem falschen Hersteller oder Anbieter müssen wieder abgezogen werden! Boot (Messe)

40 2. Eintragungshindernisse Verkehrsgeltung Abgrenzung zur Verkehrsdurchsetzung Verkehrsdurchsetzung Nachweis, dass ein Zeichen von den relevanten Verkehrskreisen tatsächlich als Herkunftsweis für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen verstanden wird, obwohl der Eintragung die ab-soluten Hindernisse des 8 MarkenG entgegenstehen. Der Nachweis wird durch eine Marktbe-fragung erbracht, wobei die nachzuweisende Grenze mindestens 50 % beträgt und unter Umständenbeibiszu100%liegen kann. Verkehrsgeltung Durchsetzung einer nicht eingetragenen Marke aufgrund ihrer Bedeutung und Bekanntheit im Markt. Die Voraussetzungen sind wenig reglementiert, so dass auch Zeichen mit lokaler Bedeutung durchgesetzt werden können. Allerdings ist der Schutzumfang ebenfalls stark begrenzt.

41 3. Markenanmeldungen Kapitel 3 Markenanmeldungen

42 3. Markenanmeldung Markenanmeldungen Porsche Boxster Sachverhalt Zu klären war, ob die Silhouette des Porsche Boxster als Herkunftshinweis markenrechtlich eintragbar ist Dazu müssen folgende Fragen beantwortet werden: 3 MarkenG: Bezieht sich das Zeichen auf eine Grundform, die das zwingende Ergebnis eines technischen Erfordernisses darstellt? Da es unterscchiedlichste Sportwagentypen gibt, kann diese Frage verneint werden. 8 I MarkenG: Kann das Zeichen graphisch dargestellt werden? Durch die Risszeichnung gegeben. 8 II 1 MarkenG: Erkennt die Öffentlichkeit in dem Zeichen einen Herkunftshinweis? Wurde vom BPatG verneint; Porsche konnte aber Verkehrsdurchsetzung nachweisen. II 2 MarkenG: Handelt es sich bei dem Zeichen um eine Form, die für die Öffentlichkeit frei gehalten werden muss? Kein Problem, da es sich nur um eine spezielle Form eines Sportwagens handelt. Boxter BGH I ZB 33/

43 3. Markenanmeldung Wortmarken Nivea Visage Sachverhalt Zu klären war, ob die Wortmarke Visage für Kosmetik einzutragen ist VISAGE Leitsätze der Entscheidung Das Zeichen VISAGE wurde vom BGH als klar beschreibend für die Waren Kosmetik erachtet. Dabei wurde davon ausgegangen, dass der französische Begriff Visage für Haut längst in der deutschen Spracheetablierthat( 8II2MarkenG). Die Änderungen in der graphischen Aufmachung(Wort in blauem Kasten) wurden als zu gering erachtet, um auf diese Weise Unterscheidungskraft zu begründen. Eine hinreichende Verkehrsdurchsetzung wurde nur für die kombinierten Zeichen NIVEA + VISAGE, nicht aber für VISAGE alleine gezeigt. Im Übrigen war die Untersuchung auf weibliche Konsumenten beschränkt, während die Warengruppe Kosmetik betraf, also auch männliche Verbraucher einschloss. BGH I ZB 24/

44 3. Markenanmeldung Zeichen- und Buchstaben Buchstabe K Zahl 1 Buchstabe K Eingetragen werden sollte der Buchstabe K für Eisenwaren. Dies hatte das BPatG erstinstanzlich mit der Begründung abgelehnt, gerade für Buchstaben bestünde ein Freihaltebedürfnis das einen erhöhten Anspruch an die Unterscheidungskraft erforderlich mache, welche das Zeichen aber nicht aufweise. Dem hat der BGH widersprochen. Zum einen ist die Markenfähigkeit von Buchstaben im MarkenG ausdrücklich vorgesehen, was zur Folge hat, dass für die Prüfung auf Unterscheidungskraft keine besonderen, sondern die üblichen großzügigen Maßstäbe anzuwenden seien. Die Sache wurde zurückverwiesen mit der Auflage festzustellen, ob der Buchstabe für die beanspruchten Waren vom Verkehr möglicherweise als allgemeines Kürzel für eine bestimmte Eigenschaft oder durch als Herkunftsnachweis aufgefasst werde. Zahl1 Eingetragen werden sollte die Zahl 1 für Tabakwaren. Dies hatte das BPatG erstinstanzlich wiederum mit der Begründung abgelehnt, für Zahlen bestünde ein besonderes Freihaltebedürfnis. Auch diese Entscheidung wurde vom BGH kassiert und dabei darauf hingewiesen, dass Zahlen grundsätzlich markenfähig sind. Auch konnte nicht nachgewiesen werden, dass im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ein Freihaltebedürfnis für den Wettbewerb existiere. Weder würden vom Verkehr Marken wie R 1 oder R6als Serienzeichen verstanden, in die sich die Marke 1 einfüge noch würde der Schutzbereich so weit reichen, als dass ähnliche Bezeichnungen in Zukunft mit umfasst würden. BGH I ZB 4/ BGH I ZB 23/

45 3. Markenanmeldung Bildmarken BMW Emblem Sachverhalt Zu prüfen war, ob die Verwendung des BMW-Emblems auf Radkappen, die ein Hersteller von Ersatzteilen für BMW-Fahrzeugen in die Rechte von BMW an der in shwarz/weiß gehaltenen Bildmarke eingreifen. Leitsätze der Entscheidung Eine schwarz-weiße Marke ist nicht mit demselben Zeichen in Farbe identisch, sofern die Farbunterschiede nicht unbedeutend sind. Die Ausweitung des Schutzes von schwarz/weiß auf farbig war weder beantragt noch gewährt worden. Auch wenn die Rechtsprechung dies bislang so gesehen hat, gibt es kein Gewohnheitsrecht auf das man sich berufen kann. Mit geänderten rechtlichen Einschätzungen muss man immer rechnen, denn die Änderung des Schutzumfangs ist einfaches Recht; der Schutz entfällt ja nicht etwa (denn das wäre eine ÄnderungimKernderSacheunddannaucheinEingriffindasGrundrechtaufEigentum nach 14GG). Die Entscheidung hat auch Bedeutung für die rechtserhaltende Benutzung einer Marke! Auf Nachfrage Diese Entscheidung ist analog auf die Schriftform bei Wortmarken anzuwenden. Bei Wortmarken führt jedoch eine andere farbige Ausgestaltung nicht aus der Identität heraus. BMW Emblem BGH I ZR 153/

46 3. Markenanmeldung Bildmarken Marlene Dietrich Sachverhalt Angemeldet werden sollte das Portraitfoto von Marlene Dietrich zum Schutz von unterschiedlichsten Waren. Leitsätze der Entscheidung Grundsätzlich sind Bilder von lebenden oder verstorbenen Persönlichkeiten dem Markenschutz zugänglich. Im vorliegenden Fall wurde das Zeichen jedoch für Waren wie TV-Produktionen und dergleichen als vollständig beschreibend angesehen und daher zurück gewiesen. Die Bildmarke MARLENE DIETRICH wurde vom BPatG jedoch für Waren wie z.b. Textilien als unterscheidungskräftig und daher eintragungsfähig angesehen. Dem hat der BGH inzwischen mit der Begründung widersprochen, der Verkehr würde in einem solchen Zeichen grundsätzlich keinen Herkunftshinweis sehen. Marlene Dietrich BGH I ZB 62/

47 3. Markenanmeldung Bildmarken FC Barcelona Sachverhalt Der FC Barcelona hatte beim HABM ein Zeichen, das lediglich die Kontur seines Wappens wiedergab, als Bildmarke für Papierwaren, Bekleidung und Sportaktivitäten angemeldet, der die Registrierung versagt wurde. Die Sache landete schließlich beim EuG zur Entscheidung. Leitsätze der Entscheidung Der EuG bestätigte das Ergebnis der Vorinstanz gemäß keines der Merkmale des fraglichen Zeichens ein hervorstechendes Element aufweist, das die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich ziehen könnte. Die angemeldet Marke würde viel eher als eine einfache geometrische Form wahrgenommen, die keine Herkunftsfunktion aufweist. Das Gericht hob hervor, dass Wappen im Geschäftsleben häufig zu rein dekorativen zwecken verwendet werden, ohne dass sie eine Markenfunktion aufweisen. Schließlich konnte die Anmelderin auch keine Verkehrsdurchsetzung nachweisen. FC Barcelona EuG -615/

48 3. Markenanmeldung Slogans Längere Wortfolgen Sachverhalt Angemeldet werden sollte der folgende Slogan unter anderem für Kaffee, Tee sowie für den Entwurf und die Entwicklung von Computerhardware: Die Vision: EINZIGARTIGES ENGAGEMENT IN TRÜFFELPRALINEN Der Sinn: Jeder weiß WAS wann zu tun ist und was NICHT zu tun ist Der Nutzen: Alle tun das RICHTIGE zur richtigen Zeit. Leitsätze der Entscheidung Das DPMA wies die Anmeldung wegen Fehlens der Unterscheidungskraft zurück. Die dagegen gerichtete Beschwerde blieb ohne Erfolg. Die zugelassene Rechtsbeschwerde blieb ebenfalls erfolglos. Der Senat bestätigte die Auffassung der Vorinstanzen, dass die angesprochenen Verkehrskreise in dem angemeldeten Zeichen wegen der Länge der Wortfolge keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen. Dem Zeichen fehlt es an Kürze, Originalität und Prägnanz und damit an wichtigen Indizien, die für eine Unterscheidungskraft sprechen könnten. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die drei im angemeldeten Zeichen enthaltenen Werbesprüche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen weder beschreiben noch eine gebräuchliche Wortfolge darstellen, die vom Verkehr stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird. BGH I ZB 35/

49 3. Markenanmeldung Slogans Get Nails At Home Sachverhalt Die Anmelderin hatte beim HABM die Eintragung des Slogans GET NAILS AT HOME für Kosmetika und Nagelscheren beantragt Zurückweisungsgründe Die Wortkombination ist unmittelbar verständlich für alle Bürger im UK und Irland, jedoch auch für die meisten Menschen in anderen europäischen Ländern, da die englischsprachigen Begriffe sehr geläufig sind und keine hohen Anforderungen an Sprachkenntnisse stellen. Das erste Begriffspaar steht für Gelnägel, das zweite ist geläufig für in der eigenen Wohnung, zu Hause. Die Wortkombination kann daher von den maßgeblichen Verkehrskreisen allgemein als Gestalten Sie ihre Nägel zu Hause verstanden werden. Die streitigen Waren weisen einen Bezug zur Nagelpflege auf und umfassen u.a. das Aufbringen von Gelnägeln. EuG T

50 3. Markenanmeldung 3-dimensionale Marken Käse in Blütenform Sachverhalt Abweichend vom BPatG hat der BGH entschieden, dass einem Käse in Blütenform ein Minimum an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden kann. Leitsätze Allerdings kam er auch zu dem Ergebnis, dass die 3D-Marke ein direktes Ergebnis des Erfordernisses darstellt, den Käse leicht portionieren zu können ( Verletzung von 3 MarkenG). Auch die Schraffierung auf der Rückseite des Zeichens wurde als Ergebnis der technischen Ausgestaltung der entsprechenden Form angesehen, weshalb hierdurch das Vorliegen von Schutzfähigkeit nicht begründet werden konnte. Käse in Blütenform BGH I ZB 46/

51 3. Markenanmeldung 3-dimensionale Marken Bounty Sachverhalt Auf einer Süßwarenmesse wurde ein Kokosriegel in Schokoumhüllung (ohne Verpackung) vorgestellt, der seiner Form nach dem Bounty-Riegel sehr ähnlich war. Nachdem der Bounty-Riegel jedoch nur über den Weg der Verkehrsdurchsetzung als 3D-Marke eingetragen worden war, stellte sich die Frage, ob der Verkehr in dem Verletzungsprodukt überhaupt einen Herkunftshinweis sehen kann. Leitsätze Besteht zwischen einer verkehrsdurchgesetzten dreidimensionalen Klagemarke und der beanstandeten, für identische Waren verwendeten Form eine hochgradige Zeichenähnlichkeit, so ist im Regelfall davon auszugehen, dass der Verkehr nicht nur die Form der Klagemarke, sondern auch die angegriffene Gestaltung als herkunftshinweisend wahrnimmt. Dabei spielt es keine Rolle, dass die angegriffene Form (wie auch die Klagemarke) in einer Verpackung vorliegt. Eine abweichende Verpackung mag aus der Irreführung herausführen (Wettbewerbsrecht), nicht jedoch aus der markenmäßigen Benutzung. Sonst würde es ja schon reichen, auf die Verpackung einen Aufdruck anzubringen enthält nicht das Original. Bounty BGH I ZR 23/

52 3. Markenanmeldung Farbmarken Libertel Sachverhalt In seiner richtungweisenden Entscheidung hatte der EuGH über den Fall des niederländischen Telekommunikationsunternehmens Libertel Group gegen die Zurückweisung ihrer Anmeldung für die konturlose Farbmarke Orange durch das Benelux-Markenamt zu urteilen. Dem vorausgegangen war eine Vorlage des niederländischen Hoge Raads zur Vorabentscheidung. Die Registrierung von Farbmarken wird dadurch möglich, dass der EuGH die graphische Darstell-barkeit von Farbmarken nunmehr grundsätzlich festgestellt hat und auch in der Abstraktheit also dem Fehlen von Farbkonturen kein Eintragungshindernis sieht. Zur Eintragung müssen dennoch verschiedene Bedingungen erfüllt sein: Die Darstellung muss klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, verständlich, dauerhaft und Objektiv sein. Für die Eintragung einer abstrakten Farbmarke genügt somit die Einreichung eines Farbmusters einschließlich objektiver Spezifizierung der angemeldeten Farbe (z.b. Pantone oder RAL-Angabe), verbunden mit einer verbalen Beschreibung, wie z.b. Die angemeldete Marke beinhaltet die Farbe als konturlose, abstrakte Farbmarke. Konturlose Farbmarke orange EuGH, C104/

53 3. Markenanmeldung Farbmarken Magenta Sachverhalt Zu klären war, ob für die Telekom die Farbe magenta als Unterrnehmenskennzeichen eintragbar ist. Leitsätze der Entscheidung Farben werden im Allgemeinen als nicht kennzeichnungskräftig angesehen, da sie in der Regel als dekoratives Element und nicht als Herkunftshinweis angesehen werden. Ein Schutz ist nur über den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung möglich. Die konturlose Farbmarke MAGENTA hatte daher nach Ansicht des BGH von Hause aus keinerlei Unterscheidungskraft. Markenschutz kann für Farbmarken grundsätzlich nur erzielt werden, indem man die Verkehrsdurchsetzung nachweist. Das konnte die Telekom für Magenta zeigen. Konturlose Farbmarke Magenta BPatG 29 W (pat) 19/

54 3. Markenanmeldung Farbmarken Niveau Blau Sachverhalt Zu prüfen war, ob Beiersdorf die Farbkombination blau grundsätzlich für Körperpflegemittel eintragen lassen kann. Leitsätze der Entscheidung Bei der Prüfung auf Verkehrsdurchsetzung ist zu berücksichtigen, dass aus der Bekanntheit in dieser Farbe gestalteten Produkte nicht notwendigerweise folgt, dass die Produktaufmachung in gleichem Umfang als Herkunftshinweis aufgefasst wird. Ergibt jedoch eine Verkehrsbefragung einen Durchsetzungsgrad von mehr als 50 %, so kann auf eine markenmäßige Verwendung der Farbe geschlossen werden. Für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung einer Marke, deren Eintragung für einen Oberbegriff von Waren und Dienstleistungen begehrt wird, der eine Vielzahl nach Anwendung und Zielgruppe unterschiedlicher Produktbereiche umfasst, ist erforderlich, dass sich ein hinreichender Durchsetzungsgrad für die einzelnen Waren- und Dienstleistungsuntergruppen ergibt, die der Oberbegriff umfasst. Es stellt ein methodischer Mangel dar, wenn die Farbkarten eine andersfarbige(hier: weiße) Umrandung aufweisen, die den Befragten einen zusätzlichen Herkunftshinweis geben könnten. Nivea Blau BGH I ZB 65/

55 3. Markenanmeldung Farbmarken sind im kommen Orange Magenta Blau Blau Lila Libertel Telekom Beiersdorf ARAL Mondelez Telekommunikation Telekommunikation Kosmetik Kraftstoffe Schokolade Gelb Gelb Rot Rot Grün ADAC Langenscheidt Beck Sparkasse Dresdner Bank Automobil Verlag Verlag Finanzen Finanzen

56 3. Markenanmeldung Hörmarken Roar of the Lion Sachverhalt Gegenstand dieser Entscheidung des HABM war eine Anmeldung für eine Gemeinschaftshörmarke, bekannt als das Brüllen eines Löwen das vom Filmstudio MGM als charakteristisches Kennzeichen bereits seit 1928 verwendet wird. Die graphische Darstellung der Hörmarke sollte dabei mit Hilfe eines unskalierten Sonagramms erfolgen. Leitsatz der Entscheidung Die 4. Beschwerdekammer des HABM entschied, dass Geräusche- also nicht von Tonfolgen im Sinne von Melodien - als Gemeinschaftsmarke grundsätzlich eintragungsfähig sind. Als eindeutige grafische Darstellung i. S. des Art. 4 GMV genüge eine dreidimensionale Abbildung der Schallfolge durch ein vollständiges Sonagramm. Da dem eingereichten Diagramm jedoch jegliche Skalierung fehlte, hatte die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Anmeldung mangels hinreichender grafischer Darstellung keinen Erfolg. Roar of the lion HABM R781/

57 3. Markenanmeldung Tastmarken Kraftfahrzeugteile Sachverhalt Gegenstand der Anmeldung war die Ausgestaltung einer Kfz-Sitzgestellvorrichtung, bei der der Sinneseindruck vornehmlich über die Haptik vermittelt wird indem der Verbraucher nämlich in der Regel blind an der Seite des Autositzes herunter greift, die entsprechende Vorrichtung ertastet und diese vermittels des haptischen Eindruckes bedient. Kraftfahrzeugteile Leitsätze der Entscheidung Das DPMA wies die Anmeldung wegen fehlender graphischer Darstellbarkeit zurück. Es führte dazu aus, Tasteindrücke seinen optisch nicht wahrnehmbar, zumal die eingereichte Darstellung lediglich Auskunft über die visuelle Form gebe. Für Tasteindrücke gäbe es des Weiteren auch keine klaren sprachlichen Begriffen, zumal die Eindrücke von Person zu Person auch anders wären. Der BGH vertrat indes die Ansicht, dass sich Tastmarken sehr wohl graphisch darstellen lassen, wenn der die Wahrnehmung auslösende Wahrnehmungsvorgang objektiv hinreichend genau und bestimmt bezeichnet wird. Auch komme es nicht auf eine für alle Personen gleiche Sinnesempfindung an; diese Frage stelle sich später bei der Unterscheidungskraft. Die Eintragung wurde aber versagt, weil der Verzicht auf die Mitbeanspruchung der Kontur in den Abbildung als Verzicht auf ein wesentliches haptisches Merkmal angesehen wurde. BGH I ZB 73/

58 3. Markenanmeldung Hologramme Hologramm für Eau de Toilette Sachverhalt Angemeldet werden sollte ein Hologramms mit der voraussichtlichen Benutzung der Marke auf der Verpackung von Eau de Toilette als konturenunbestimmtes Hologramm mit altroséfarbener, metallisch glänzender Grundfarbe. Im Weiteren wurden die bei Lichteinfall aufscheinenden Streifen in den entsprechenden Spektralfarben dargestellt sowie deren Abstände und ihre Breite bei einer nach fünf verschiedenen Blickwinkelgraden des Betrachters bei sonnigem Wetter aufscheinenden Anordnung der Spektralfarben. Hologramm Leitsätze der Entscheidung Das BPatG bestätigte die Zurückweisung mit der Begründung, dass das konturenunbestimmte flächige Hologramm, abhängig von der Art der Lichtquelle, vom Einfallswinkel des Lichts und vom Betrachtungswinkel auf der genannten Grundfläche sich kontinuierlich ständig verändernde Parameter ergebe und der Eindruck eines bewegten abstrakten Bildes entstehe. Auf Grund der zwar nach einem international anerkannten Farbcode angegebenen Grundfarbe, nicht hingegen der zusätzlichen unterschiedlich aufscheinenden Farben fehle es damit insgesamt an der graphischen Darstellbarkeit der Marke, denn bereits nach dem Einscannen des Zeichens in das elektronische Register wären die besonderen Farb- und Bewegungseffekte, die das Wesen der Marke ausmachen, nicht mehr zu erkennen. Der Senat betonte, dass Hologramme, grundsätzlich sehr wohl eintragungsfähig seien. Dies zeigt auch die Praxis beim HABM, das eine Reihe von Hologramm-Marken eingetragen hat. BPatG BGH

59 3. Markenanmeldung Positionsmarken Rote Lauffläche Sachverhalt Anfang Juni 2012 musste der Modedesigner Christian Louboutin eine Niederlage im Gerichtsverfahren um sein Markenzeichen»High Heels mit roten Sohlen«einstecken. Er hatte die spanische Modekette Zara verklagt, weil deren Design seinem Modell»Yo Yo«zu sehr ähnelte. Leitsatz der Entscheidung Das höchste französische Gericht, der Cour de Cassation, entschied zugunsten der Beklagten: Zara darf in Frankreich weiterhin Damenschuhe mit roter Sohle anbieten (siehe fr vom ). Die Farbmarke von Louboutin sei nicht hinreichend bestimmbar. Louboutin hatte keine RAL- bzw. Pantone-Referenz angegeben. Auch gegen das Modehaus Yves Saint Laurent konnte Louboutin die roten Sohlen bisher nicht verteidigen. Ein New Yorker Gericht stellte fest, eine Farbe habe in der Mode vorrangig ästhetische Funktion, dürfe daher nicht durch ein Markenrecht für einen Designer reserviert werden (s. DailyMail Online vom ). Der Streit mit YSL ist noch nicht abgeschlossen. Inzwischen hat der BGH die Eintragung der Positionsmarke rote Lauffläche bei Damenschuhen genehmigt, jedoch mit der Einschränkung, dass dies nicht für Schuhe gelte, die insgesamt rot sind. Positionsmarke rot

60 3. Markenanmeldung Eventmarken WM Marken Sachverhalt Eine Eventmarke ist die Eintragung der Bezeichnung eines Großereignisses als Marke, was in der Regel durch den Veranstalter erfolgt. Dies geschieht mit der Absicht, mittels eines umfassenden Marketingkonzeptes im Wege der Lizenzvergabe die Benutzung der Eventmarke Unternehmen zu gestatten. So hatte die FIFA beispielsweise die IR-Marke SOUTH AFRICA 2010 und die EU-Marke GERMANY 2006 angemeldet. FIFA WM 2010 Leitsatz der Entscheidung Ferrero gibt Sammelbilder heraus, die sie ihren Produkten beilegt. Sie hat mehrere Wort-/Bildmarken ein-tragen lassen, die ebenfalls einen Bezug zur Fußball-Weltmeisterschaft aufweisen. Zudem hat sie die Wort-marken Südafrika 2010, Deutschland 2006 sowie WM 2010 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Darin sah die FIFA eine Verletzung ihrer Markenrechte und klagte. Der BGH hat dem Löschungsantrag von Ferrero stattgegeben. Der Bezeichnung Fußball WM 2006 fehle es an jeglicher Unterscheidungskraft. Der Begriff sei ein Hinweis auf ein bestimmtes Ereignis, nicht aber auf einen bestimmten Hersteller einer Ware oder Dienstleistung. Die Bezeichnung werde vom Verkehr als beschreibende Angabe für das Ereignis selbst aufgefasst. Zudem konnte die FIFA keine Verkehrsdurchsetzung nachweisen. Ob für die Buchstaben/Zahlenkombination WM 2010 Markenschutz besteht, ließ der Senat jedoch offen. Umgekehrt hat das HABM jedoch den Löschungsantrag von Ferrero zurückgewiesen.

61 3. Markenanmeldung Kollektivmarken Champagner, Parmigiano Reggiano, Feta MarkenG Als Kollektivmarken können alle als Marke schutzfähigen Zeichen im Sinne des 3 eingetragen werden, die geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Inhabers der Kollektivmarke von denjenigen anderer Unternehmen nach ihrer betrieblichen oder geographischen Herkunft, ihrer Art, ihrer Qualität oder ihren sonstigen Eigenschaften zu unterscheiden.. Kommentierung Inhaber von angemeldeten oder eingetragenen Kollektivmarken können nur rechtsfähige Verbände sein, einschließlich der rechtsfähigen Dachverbände und Spitzenverbände, deren Mitglieder selbst Verbände sind. Diesen Verbänden sind die juristischen Personen des öffentlichen Rechts gleichgestellt. Abweichend von 8 Abs. 2 Nr. 2 können Kollektivmarken ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der geographischen Herkunft der Waren oder der Dienstleistungen dienen können. In der neuen UnionsmarkenVO wird der Schutz traditioneller Lebensmittelbezeichnungen noch einmal ausdrücklich hervorgeheben.

62 3. Markenanmeldung Kollektivmarken Parmigiano Reggiano Marken müsen richtig benutzt werden Der EuGH hatte die Frage der EU Kommission zu klären, ob durch den Vertrieb eines Hartkäses mit der Bezeichnung Parmesan in Deutschland, der die Spezifikationen der geographischen Herkunftsbezeichnung PARMIGIANO REGGIANO nicht erfüllt, eine markenrechtliche Verletzung darstellt, die seitens des Mitgliedsstaates, in dem die Verletzung stattfindet, von Amts wegen geahndet werden müsse. Die Bundesregierung vertrat die Ansicht, zum einen könne die geographische Herkunftsangabe ihre Schutzwirkung nur dann entfalten, wenn sie irreführend wörtlich verwendet werde, zudem sei der Begriff Parmesan inzwischen ein allgemeiner Begriff für einen reibefähigen Hartkäse geworden und sie habe mit den Instrumenten des Markenrechtes sowie des UWG alle Voraussetzungen geschaffen, Missbräuche durch die Gerichte ahnden zu lassen. Der EuGH kam zu dem Ergebnis, dass bei zusammengesetzten geographischen Herkunftsangaben jeder Bestandteil für sich Schutz genieße und es die Bundesrepublik versäumt habe, an Hand von Marktuntersuchungen nachzuweisen, dass der Begriff Parmesan verkehrsdurgesetzt sei. Andererseits habe Deutschland alle gesetzlichen Voraussetzungen für eine Ahndung von Missbrauch geschaffen und für die Kontrolle der Einhaltung der Spezifikationen sei nur der Staat zu-ständig, aus dem die fragliche geographische Herkunftsbezeichnung stammt. Parmigiana Reggiano EuGH C132/

63 3. Markenanmeldung Bekannte Marken Lila Postkarte Sachverhalt Gegenstand des Streitverfahrens war der Vertrieb einer Postkarte mit dem Aufdruck Über allen Wipfeln ist Ruh, irgendwo blökt eine Kuh. Muh! Rainer Maria Milka. Der Text befand sich auf einer Postkarte mit violetter Grundfarbe. Krafft Foods als Inhaber der Farbmarke lila für Schokoladenerzeugnisse sah darin ihre Rechte verletzt. Leitsätze der Entscheidung Mangels Warenidentität bzw. Warenähnlichkeit kam in diesem Rechtsstreit nur ein Anspruch aus dem Gesichtspunkt einer bekannten Marke gem. 14 II Nr. 3, V MarkenG in Betracht, wobei die Bezugnahme auf die Klägerin wegen der fiktiven Dichterangabe Rainer Maria Milka offensichtlich war. Der BGH ließ an der Bekanntheit der Klagemarken, also sowohl der abstrakten Farbmarke als auch der Wortmarke Milka, keinen Zweifel. Der Unterlassungsanspruch der Klägerin scheiterte jedoch an dem Merkmal der Unlauterkeit. Denn die Beklagte konnte für sich das Grundrecht der Kunstfreiheit aus Art. 5 III GG in Anspruch nehmen, das in Abwägung mit der Eigentumsgarantie aus Art. 14 I GG überwog. Insbesondere lag keine Herabsetzung oder Verunglimpfung der Marken der Klägerin vor, wie sie Gegenstand der früheren höchstrichterlichen Rechtsprechung war. Lila Postkarte

64 4. Unternehmenskennzeichen Kapitel 4 Unternehmenskennzeichen

65 4. Unternehmenskennzeichen Unternehmenskennzeichen Der wahre Wert einer Marke: Bewertung durch Interbrand 2015 Wert US$

66 4. Unternehmenskennzeichen Unternehmenskennzeichen Wie Unternehmenswerte sich ändern: Beispiel Aufsteiger 2012 Apple

67 4. Unternehmenskennzeichen Unternehmenskennzeichen Hansen Bau 5I,IIMarkenG Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen geschützt. Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Der besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten. Streitgegenständlich war die Verwendung der Bezeichnung Hansen Bau GmbH für die Herstellung schlüsselfertiger Häuser, nachdem in der gleichen Region die Firma Hansen-Bau GmbH die gleichen Leistungen anbietet und dabei auf eine längere Benutzung des Unternehmenskennzeichens zurückgreifen kann. Das Berufungsgericht hat der Bezeichnung wegen der Häufigkeit des Familiennamens Hansen in der Region jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen und die Klage auf Unterlassung abgelehnt. Dem ist der BGH nicht gefolgt: Aus Familiennamen gebildete geschäftliche Bezeichnungen sind unabhängig von ihrer Häufigkeit durch 5 MarkenG geschützt. Die Häufigkeit beeinflusst lediglich die Kennzeichnungskraft und damit den Schutzumfang der Bezeichnung. Hansen Bau BGH I ZR 134/

68 4. Unternehmenskennzeichen Unternehmenskennzeichen CASTELL Sachverhalt Der Kläger, Ferdinand Erbgraf zu Castell-Castell führt ein Weingut, das seit dem 13. Jahrhundert existiert. Neben den Marken SCHLOSS CASTELL und CASTELL-CASTELL vertrat er die Ansicht, Unternehmenskennzeichenrecht an dem Begriff CASTELL zu besitzen, und nahm daraus die Beklagte, die Weine unter der Wort/Bildmarke VIN CASTEL vertrieb auf Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch. CASTELL Leitsätze der Entscheidung Der Schutz des Unternehmenskennzeichens entsteht bei von Haus aus unterscheidungskräftigen Bezeichnungen mit Aufnahme der Benutzung im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs; dies trifft auch für Schlagworte zu die, aus dem Unternehmenskenn-zeichen abgeleitet werden. Dieser Schutz kann allerdings nur dann beansprucht werden, wenn der Zeichenbestandteil für sich unterscheidungskräftig ist und sich als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchsetzen kann. Der BGH kam zum Ergebnis, dass dies für den begriff CASTELL nicht gegeben ist, da die Bezeichnung als geographische Herkunftsangabe für Weine aus dem Ort Castell zu verstehen und daher vollständig beschreibend, d.h. nicht unterscheidungsfähig ist. BGH I ZR 112/

69 4. Unternehmenskennzeichen Werktitel WM I,IIMarkenG Als geschäftliche Bezeichnungen werden auch Werktitel geschützt. Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken. Bei ihrer Klage gegen Ferrero macht die FIFA u.a. auch Titelschutzrechte an den Bezeichnungen WM 2010, Germany 2006 und Südafrika 2010 geltend. Dem stimmte der BGH nicht zu. Der Werktitelschutz entsteht grundsätzlich erst mit der Aufnahme der Benutzung eines unterscheidungskräftigen Titels im geschäftlichen Verkehr im Inland. Zudem stünden der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche aus Werktitelrechten deshalb nicht zu, weil nicht von einer bereits erfolgten oder drohenden rechtsverletzenden Benutzung der Werktitel allein durch die Registrierung oder Anmeldung der Marken der Beklagten auszugehen ist WM 2010 BGH I ZR 183/

70 5. Verwechslungsgefahr Kapitel 5 Verwechslungsgefahr

71 5. Verwechslungsgefahr Verwechslungsgefahr David gegen Goliath: McCurry vs. McDonalds Sachverhalt Ein Indonesischer Restaurantbesitzer hatte Markenschutz für das Wortzeichen McCURRY für traditionelle indonesische Speisen erhalten. McDonals argumentierte, der Restaurantbesitzer suche Schutz für Waren, die bereits durch die berühmte Marke McDONALDS geschützt würden. Aufgrund der Identität der Waren bestünde Verwechslungsgefahr, denn der Verbraucher würde annehmen, es würde sich ebenfalls um eine Waren aus dem Hause McDonalds handeln. McCurry In einer letztinstanzlichen Entscheidung kam der Oberste Gerichtshof jedoch zu der Entscheidung, dass der Schutzumfang der Marke McDONALDS nicht jedes andere Zeichen einschließe, welches als Bestandteil Mc aufweise. Insbesondere Nahrungsmittel, die unter der Bezeichnung McCURRY vertrieben würden, wären mit denen von McDonalds zumindest in Indonesien nicht ähnlich.

72 5. Verwechslungsgefahr Verwechslungsgefahr Drei Dimensionen der Prüfung 14IIMarkenG Dritten ist es nicht erlaubt, Zeichen, die entweder identisch oder verwechselbar mitbereits geschützten Zeichen sind, ohne Zustimmung des Zeicheninhabers im geschäftlichen Verkehr zu verwenden. Warenähnlichkeit Zeichenähnlichkeit Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens Beispiel: Chemikalien und Kosmetika (Klassen 1 und 3): Kunden für Rohstoffe und für Endprodukte treffen sich nicht. Daher sind Waren dieser Klassen grundsätzlich verschieden. Beispiel: BMW versus BND : Im Deutschen hören sich die Abkürzungen gleich an, im Englischen nicht. Überprüfung nach drei Dimensionen: Sprachlich Bildlich Begrifflich Argumente für die Stärkung oder Schwächung eines älteren Zeichens: Beispiel: INTEL versus INTRA: INTEL ist eine berühmte Marke für Computerchips und kann daher für sich eine hohe Kennzeichnungskraft in Anspruch nehmen.

73 5. Verwechslungsgefahr Verwechslungsgefahr Zusammenhang von Kennzeichnungskraft, Zeichen- und Warenähnlichkeit Maßstab bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr Ein geringeres Maß an Zeichenähnlichkeit kann durch ein höheres Maß an Warenähnlichkeit ausge-glichen werden und umgekehrt. unwahrscheinlich möglich sicher VERWECHSLUNGSGEFAHR nimmt zu Punkte Zeichenähnlichkeit Punkte Warenähnlichkeit Punkte Kennzeichnungskraft Punkte

74 5. Verwechslungsgefahr Wortmarken Kinder vs. Kinderkram Sachverhalt Gegenüber stehen sich eine ältere Wort-Bildmarke, die wegen ihres beschreibenden Charakters nur nach Verkehrsdurchsetzung für Schokolade eingetragen worden ist. Das jüngere Zeichen umfasst als Waren Konditoreierzeugnisse. MERKMAL AUSPRÄGUNG Zeichenähnlichkeit (graphisch phonetisch begrifflich) Gering (30) Warenähnlichkeit Mittel (50) Kennzeichnungskraft Gering (30) VERWECHSLUNGSGEFAHR Gering (110) BGH I ZR 257/

75 5. Verwechslungsgefahr Wortmarken KELLOG S vs. KELLY Sachverhalt Gegenüber stehen sich die bekannte Wort-Bildmarke KELLOG S und die jüngere Wort-Bild-marke KELLY, die beide für Getreideprodukte eingetragen sind. MERKMAL AUSPRÄGUNG Zeichenähnlichkeit (graphisch phonetisch begrifflich) Gering (30) Warenähnlichkeit Identisch (100) Kennzeichnungskraft Hoch (80) VERWECHSLUNGSGEFAHR Hoch (210) BGH I ZR 90/

76 5. Verwechslungsgefahr Wortmarken EVIAN vs. REVIAN Sachverhalt Gegenüber stehen sich die seit 100 Jahren bestehende Wortmarke EVIAN für Mineralwasser und die jüngere Marke REVIAN für Weißwein. MERKMAL AUSPRÄGUNG Zeichenähnlichkeit (graphisch phonetisch begrifflich) Hoch (80) Warenähnlichkeit Hoch (80) Kennzeichnungskraft Hoch (80) VERWECHSLUNGSGEFAHR Hoch (240) BGH I ZR 34/

77 5. Verwechslungsgefahr Wortmarken THE HOME DEPOT vs. HOME STORE Sachverhalt Gegenüber stehen sich ältere Wort-Bildmarke THE HOME DEPOT und die jüngere Wort-Bildmarke THE HOME STORE, die für die gleichen Waren eingetragen sind. MERKMAL AUSPRÄGUNG Zeichenähnlichkeit (graphisch phonetisch begrifflich) Hoch (80) Warenähnlichkeit Identisch(100) Kennzeichnungskraft Durchschnittlich (50) VERWECHSLUNGSGEFAHR Hoch (240)

78 5. Verwechslungsgefahr Wortmarken AUGSBURGER PUPPENKISTE vs. LEIBZIGER PUPPENKISTE Sachverhalt Gegenüber stehen sich die ältere berühmte Marke AUGSBURGER PUPPENKISTE für Marionettentheater und die jüngere Marke LEIPZIGER PUPPENKISTE für Holzspielzeug. MERKMAL AUSPRÄGUNG Zeichenähnlichkeit (graphisch phonetisch begrifflich) Gering (30) Warenähnlichkeit Durchschnittlich (50) Kennzeichnungskraft Hoch (80) VERWECHSLUNGSGEFAHR Durchschnittlich (160) BGH I ZR 200/

79 5. Verwechslungsgefahr Wortmarken PICARO vs. PICASSO Sachverhalt Gegenüber stehen sich ältere Wortmarke PICASSO für Automobile und die jüngere Marke PICARO für Automobilteile. Achtung: Welche Waren werden mit PICASSO üblicherweise assoziiert?(stichwort: Neutralisation) MERKMAL AUSPRÄGUNG Zeichenähnlichkeit (graphisch phonetisch begrifflich) Durchschnittlich (50) Warenähnlichkeit Durchschnittlich (50) Kennzeichnungskraft Durchschnittlich (50) VERWECHSLUNGSGEFAHR Durchschnittlich (150)

80 5. Verwechslungsgefahr Wortmarken GOLDBÄR vs. GOLDBÄR Sachverhalt In diesem Fall standen sich die Wortmarke Goldbär von Haribo der 3dimensionalen Ausgestaltung eines Goldbären(analog zum Goldhasen) von Lindt gegenüber. Die Zeichenähnlichkeit zwischen einer Wortmarke und einer 3dimensionalen Marke ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen, kann sich jedoch nur in der Ähnlichkeit im Bedeutungsinhalt ergeben. Die begriffliche Ähnlichkeit ergibt sich, wenn die Wortmarke die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung der 3dimensionalen Marke darstellt. MERKMAL AUSPRÄGUNG Zeichenähnlichkeit (graphisch phonetisch begrifflich) Hoch (80) Warenähnlichkeit Hoch (80) Kennzeichnungskraft Sehr hoch (100) VERWECHSLUNGSGEFAHR Hoch (260) BGH I ZR 105/

81 5. Verwechslungsgefahr Wort/Bildmarken Wolfskin vs. Wolfgang Sachverhalt Gegenüber stehen sich die ältere Wort/Bildmarke Wolfskin, eingetragen für Bekleidung, und das jüngere Zeichen Wolfgang, das für ähnliche Waren verwendet wurde. MERKMAL AUSPRÄGUNG Zeichenähnlichkeit (graphisch phonetisch begrifflich) Hoch (80) Warenähnlichkeit Identisch(100) Kennzeichnungskraft Hoch (80) VERWECHSLUNGSGEFAHR Hoch(260) OLG Hamburg 3 U 2349/

82 5. Verwechslungsgefahr Wort-Bildmarken Puma vs. Pudel Sachverhalt Der Inhaber einer bekannten Marke kann die Löschung einer Marke selbst dann verlangen, wenn nur eine Verwechslungsgefahr vorliegt, die Ähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen aber so groß ist, dass die angesprochenen Verkehrskreise das angegriffene Zeichen mit der bekannten Marke gedanklich verknüpfen. Der durch die Eigentumsgarantie geschützte Inhaber einer bekannten Marke muss es nicht dulden, dass für ein sein Markenrecht verletztendes Zeichen Registerschutz für identische oder ähnliche Waren begründet wird, auch wenn das Zeichen in humorvoller Weise auf die bekannte Marke anspielt und als Markenparodie in den Schutzbereich der Kunstfreiheit fällt. MERKMAL Zeichenähnlichkeit (graphisch phonetisch begrifflich) AUSPRÄGUNG Durchschnittlich(50) Warenähnlichkeit Hoch (80) Kennzeichnungskraft Hoch (80) DURCHSCHNITTLICH Hoch (210) BGH I ZR 59/

83 5. Verwechslungsgefahr Wort-Bildmarken BioGourmet vs. BIOGOURMET Sachverhalt Die beiden Zeichen waren für ähnliche Dienstleistungen eingetragen bzw. angemeldet worden. Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit muss jedoch regelmäßig berücksichigt werden, ob Art und Zweck der Dienstleistungen, ihr Nutzen für den Empfänger sowie die Umstände, unter denen sie erbracht werden (z.b. Vertreibswege) ähnlich sind. Allerdings kann man bei einer Kollisionsprüfung einer Marke, die eingetragen ist, nicht per se die Schutzfähigkei absprechen und auf diese Weise die Verwechslungsgefahr verneinen. Für die Erstbegehungsgefahr ist eine Markenanmeldung bereits ausreichend MERKMAL Zeichenähnlichkeit (graphisch phonetisch begrifflich) AUSPRÄGUNG Hoch(80) Warenähnlichkeit Identisch (100) Kennzeichnungskraft gering (30) VERWECHSLUNGSGEFAHR Hoch (210) BGH I ZB 56/

84 5. Verwechslungsgefahr Prägung Springende Raubkatze Sachverhalt Zu klären war die Frage, ob die unterschiedlichen Zeichenbestandteile den Eindruck einer Marke auch unterschiedlich prägen. Dies wurde an der Entscheidung Springende Raubkatze verdeutlicht: Leitsätze der Entscheidung Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass sich der Verkehr eher am Wortbestandteil eines kombinierten Zeichens zu orientieren pflegt, da das Kennwort in der Regel für den Verkehrsteilnehmer die einfachste Formist,umdie Warezubezeichnen. Trotzdem kann auch einem Bildbestandteil herkunftshinweisende Bedeutung zukommen. Bei der zeichnerischen Darstellung der springenden Raubkatze handelt es sich jedoch um ein Motiv, das der Natur entnommen ist und das Verhalten eines Raubkatze beschreibt. Bei Zeichenbestandteilen aber, die sich an einen beschreibenden Inhalt anlehnen und wenig verfremdende Phantasie aufweisen, sind strenge Anforderungen an die Verwechslungsgefahr im kennzeichenrechtlich relevanten Sinne zu stellen. In der Rechtsprechung des BGH ist wiederholt ausgesprochen worden, dass der Verkehr bei der Begegnung mit einem Zeichen, dem ein sehr allgemeiner Sinngehalt zugrunde liegt, im Regelfall keinen Anlass sieht, sich den Sinngehalt als betrieblichen Herkunftshinweis zu merken. BGH I ZB 22/

85 5. Verwechslungsgefahr Bildmarken Puma vs. Sabél Sachverhalt Gegenüber stehen sich die ältere Bildmarke der springenden Raubkatze, dem Logo von Puma, und die jüngere Wort-Bildmarke der springenden Raubkatze von Sabél. Beide Zeichen sind für Bekleidung eingetragen. MERKMAL AUSPRÄGUNG Zeichenähnlichkeit (Prägung liegt auf dem Wortbestandteil) Gering (30) Warenähnlichkeit Identisch (100) Kennzeichnungskraft Hoch (80) VERWECHSLUNGSGEFAHR Durchschnittlich (210) EuGH C-251/

86 5. Verwechslungsgefahr Bildmarken Marlboro vs. Cabinet Sachverhalt Gegenüber stehen sich die ältere verkehrdurchgesetzte Bildmarke (keine Wort-Bildmarke!) für die Marlboro- Verpackung sowie ein ähnliches Zeichen für Zigaretten der Firma Cabinet. MERKMAL AUSPRÄGUNG Zeichenähnlichkeit (graphisch phonetisch begrifflich) Mittel (50) Warenähnlichkeit Identisch(100) Kennzeichnungskraft (verkehrsdurchgesetzt mit hohem Anteil) Hoch (80) VERWECHSLUNGSGEFAHR Hoch (230) BGH I ZR 168/

87 5. Verwechslungsgefahr Bildmarken Ferrari Pferd für Sportwagen und für Spielekonsolen Sachverhalt Gegenüber stehen sich die bekannte Bildmarke des sich aufbäumenden Ferrari-Pferdes, die z.b. für Sportwagen eingetragen ist sowie die jüngere ähnliche Marke für Spielekonsolen. MERKMAL AUSPRÄGUNG Zeichenähnlichkeit (graphisch phonetisch begrifflich) Hoch (80) Warenähnlichkeit Gering (30) Kennzeichnungskraft Hoch (80) VERWECHSLUNGSGEFAHR Durchschnittlich (190) BGH I ZR 172/

88 5. Verwechslungsgefahr Bildmarken Lacoste vs. Coccodrillo Sachverhalt Gegenüber stehen sich die Bildmarke des Lacoste Krokodils, eingetragen für Bekleidung, und die jüngere Wort/Bildmarke Coccodrillo, genutzt für ähnliche Waren. MERKMAL AUSPRÄGUNG Zeichenähnlichkeit (Prägeanteil liegt auf dem Wortbestandteil) Gering (30) Warenähnlichkeit Hoch(80) Kennzeichnungskraft Hoch (80) VERWECHSLUNGSGEFAHR Durchschnittlich (190) BGH I ZB 40/

89 5. Verwechslungsgefahr Bildmarken Jack Wolfskin vs. taz Sachverhalt Die taz hatte ihr Logo, eine Panthertatze, zwar in den 80er Jahren entworfen, aber nicht schützen lassen. Wesentlich später hatte Jack Wolfskin ein ganz ähnliches Zeichen angemeldet und ging nun gegen die taz vor, die mit diesem Logo auch Merchandiseprodukte vertrieb, die unter die beanspruchten Wolfskin-Waren fielen. MERKMAL AUSPRÄGUNG Zeichenähnlichkeit (graphisch phonetisch begrifflich) Hoch (80) Warenähnlichkeit Identisch (100) Kennzeichnungskraft Hoch (80) VERWECHSLUNGSGEFAHR Hoch (260) OLG Hamburg 5 U 64/

90 6. Markenbenutzung Kapitel 6 Markenbenutzung

91 6. Markenbenutzung Benutzungszwang Use it! Was hilft der Anblick, wenn die Benutzung nicht gestattet ist? Lateinisches Sprichwort

92 6. Markenbenutzung Ansprüche bestehen nicht ewig Verjährung und Verwirkung 20MarkenG Auf die Verjährung der in den 14 bis 19 genannten Ansprüche finden die Vorschriften des Abschnitts 5 des Buches 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung( 195 regelmäßige Verjährungsfrist: 3 Jahre). 21MarkenG Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinander folgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist. Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer Marke im Sinne des 4 Nr. 2 oder 3, einer geschäftlichen Bezeichnung oder eines sonstigen Rechts im Sinne des 13 mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses Rechts während eines Zeitraums von fünf aufeinander folgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass der Inhaber dieses Rechts im Zeitpunkt des Rechtserwerbs bösgläubig war. In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann der Inhaber des Rechts mit jüngerem Zeitrang die Benutzung des Rechts mit älterem Zeitrang nicht untersagen.

93 6. Markenbenutzung Verwirkung von Ansprüchen Hard Rock Café Sachverhalt Die Beklagte betriebt in Heidelberg ein inoffizielles Hard Rock Café, in dem sie sowohl das Logo des HRC benutzt als auch entsprechende Merchandize-Ware vertreibt. Sie hat sich bislang erfolgreich darauf berufen, dass sie das HRC in Heidelberg bereits unter dieser Bezeichnung betrieben habe, bevor HRC das erste Café in Deutschland(Berlin) eröffnet und auch Marken-schutz in Deutschland angemeldet hatte. HRC hatte vor 14 Jahre eine Klage eingereicht, diese aber zurückgezogen. Nun versucht sie ihren Unterlassungsanspruch ein weiteres Mal durchzusetzen. Hard Rock Cafe Leitsätze der Entscheidung Der BGH kam zu dem Schluss, dass die Ansprüche, die sich gegen die Verwendung des Logos ableiten verwirkt sind, weil die Beklagte darauf vertrauen durfte, dass die Nutzung nach 14 Jahren nun gestattet sei. Dies träfe für den Verkauf der Merchandize-Ware jedoch nicht zu, da jeder einzelne Verkauf für sich betrachtet eine Markenverletzung darstelle und daher jeweils einen eigenen Unterlassungs-anspruch mit einer eigenen Verwirkungsfrist begründe. BGH I ZR 188/

94 6. Markenbenutzung Marken müssen benutzt werden! Fehlende Benutzung über 5 Jahre macht die Marke löschungsreif 25MarkenG Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann gegen Dritte Ansprüche im Sinne der 14, 18 und 19 nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, nicht gemäß 26 benutzt worden ist, sofern die Marke zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Die Bedingungen sind: die Marke wurde im geschäftlichen Verkehr ernsthaft benutzt(z.b. Werbung, Briefkopf, Rechnungen, Internetauftritt) und zwar für die eingetragenen Waren- und Dienstleistungen und in der eingetragenen Form (Vorsicht: hier gibt es unterschiedliche Rechtsprechung, welche Abweichungen noch als markenerhaltend angesehen werden). Für neu eingetragene Marken gilt eine Benutzungsschonfrist von 5 Jahren. Ein fehlender Benutzungsnachweis ist der häufigste Grund für eine Markenlöschung!

95 6. Markenbenutzung Benutzungsnachweis Lizenzen, Abwandlungen und Warenkennzeichnungen 26MarkenG Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, dass die Marke benutzt worden ist, muss sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernst-haft benutzt worden sein Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber. Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.

96 6. Markenbenutzung Benutzungsnachweis In USA ist alles anders und in Kanada auch Lanham Trademark Act 1946 (15 USC 1051) Anders als in Deutschland oder Europa wird die Rechtsbeständigkeit einer Marke sowohl in den USA wie auch in Kanada an die Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung sowie eines Nachweises geknüpft, nach dem die Marke in der angemeldeten Form für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen genutzt wird. Kann dieser Nachweis nicht erbracht werden, wird die Markenanmeldung, aber auch die erteilte Marke von Amts wegen gelöscht!

97 6. Markenbenutzung Benutzungsnachweis Einzelheiten zu USA und Kanada US Markenanmeldung Die Markenanmeldung wird durch die erfolgreiche Veröffentlichung und die Erteilung der Notice of Allowance abgeschlossen; dieses Datum setzt eine Frist von 6 Monaten in Gang, innerhalb der ein Statement of Use abgegeben werden muss. Dabei handelt es sich um eine eidesstattliche Erklärung, dass die Benutzung aufgenommen worden ist sowie ein Nachweis ( specimen ), der dies belegt. Als Nachweise kommen für Waren insbesondere Labels, aber auch Photographien der Produkte, die das Zeichen aufweisen, in Frage. Für Dienstleistungen kommen Werbebroschüren oder ein Screenshot aus dem Internet in Frage. Rechnungen sind grundsätzlich nicht geeignet, aber ebenfalls wichtig, um ein Datum für die Erstbenutzung angeben zu können. Die Frist kann 5mal um jeweils 6 Monate verlängert werden, also auf insgesamt 36 Monate. Eingetragene US Marken 5 Jahre nach Registrierung (sowie danach alle 10 Jahre) muss ein weiterer Benutzungsnachweis geführt werden (Affidavit/Declaration of Use); hier gelten ähnliche Spielregeln wie für die Anmeldungen. Die Frist beträgt 6 Monate und verlängert sich einmal bis auf 12 Monate; ohne Nachweis wird dann automatisch gelöscht. CA Marken Hier wird kein Specimen benötigt, sondern eine eidesstattliche Declaration of Use, dass die Benutzung des angemeldeten Zeichens für alle beanspruchten Waren erfolgt. Wie in den USA kann das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis notfalls gekürzt werden.

98 6. Markenbenutzung Rechtserhaltende Benutzung Marken benutzen aber richtig! Rechtserhaltende Benutzung verlangt: Innerhalb von 5 Jahren am Registrierung Nutzung im gewerblichen Verkehr In der angemeldeten Form Für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen

99 6. Markenbenutzung Rechtserhaltende Benutzung VIN CASTEL Sachverhalt Im Rahmen einer Prüfung auf Verwechslungsgefahr war zu Prüfen, ob die Marke VIN CASTELL in der von der Eintragung abweichenden Verwendungsform rechtserhaltend genutzt worden war. Leitsätze der Entscheidung Nach ständiger Rechtsprechung bleibt der kennzeichnende Charakter eines Zeichens dann unverändert, wenn der Verkehr das abweichende Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. die gleiche Marke erkennt. Im Gegensatz zur Vorinstanz sah der BGH dies im vorliegenden Fall nicht für gegeben an. Der vollständige Wortbestandteil der Marke sei auf ein Schlagwort reduziert und zusätzliche Unterschiede bei den Bildbestandteilen würden den Eindruck erwecken, es handele sich um ein anderes Zeichen. Zudem komme dem Wortbestandteil CASTEL nur eine geringe Kennzeichnungskraft zu, da viele Weingüter diesen Begriff im Zeichen führen. Vin Castel BGH I ZR 112/

100 6. Markenbenutzung Rechtserhaltende Benutzung OTTO Sachverhalt Die Marke OTTO ist für eine große Zahl von Waren, darunter auch Schuhe und Textilien eingetragen. In einem Markenverletzungsverfahren war zu klären, ob die Marke zumindest für die Warengruppe Schuhe in den letzten 5 Jahren auch benutzt worden war. Die Markeninhaberin argumentierte, in ihren Versandhauskatalogen würden jährlich die unterschiedlichsten Waren, darunter natürlich auch Schuhe angeboten, eine Benutzung sei daher auf jeden Fall gegeben. Otto Versand Leitsätze der Entscheidung Der BGH sah dies letztinstanzlich anders: Im Katalog würden die Waren mit den Namen der jeweiligen Hersteller gekennzeichnet, das Zeichen OTTO würde indes nicht für die jeweils vertriebenen Waren verwendet, sondern nur als Handelsmarke. Es fehle nämlich an konkreten Waren, die OTTO unter diesem Zeichen selbst vertreibe. Die Marke wurde daher vom BGH als löschungsreif erachtet. BGH I ZR 293/

101 6. Markenbenutzung Rechtserhaltende Benutzung BLUE NIGHT Sachverhalt Die Wortmarke BLUE NIGHT wurde stets zusammen mit einem zweiten nicht eingetragenen Zeichen, nämlich Bodo verwendet. Es war zu klären, ob diese Art der Verwendung für BLUE NIGHT alleine eine rechtserhaltende Benutzung darstellt. Leitsätze der Entscheidung Blue Night Der BGH kam zu dem Ergebnis, dass bei der Verwendung mehrerer Marken auf einem Produkt sämtliche Marken rechtserhaltend benutzt werden können, sofern die Mehrfachkennzeichnung in dem betreffenden Produktgebiet üblich ist bzw. es sich um Serienmarken handelt. Diese Entscheidung ist auch für Symrise von Bedeutung (s. Kasten). BGH I ZR 71/

102 6. Markenbenutzung Rechtserhaltende Benutzung ORION Sachverhalt Zu beurteilen war, ob die Marke ORION rechtserhaltend benutzt worden war, da sich die Verwendung auf einen einzigen Liefervertrag stützte und die Waren ins Ausland geliefert worden waren. Leitsätze der Entscheidung ORION Der BGH kam zu dem Schluss, dass Unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls auch ein einziger Liefervertrag mit einem einzelnen Kunden für eine ernsthafte Benutzung der Marke ausreichen kann, wenn der Vertrag einen nach den Verhältnissen des Markeninhabers erheblichen Umfang hat. Wird mit der Marke gekennzeichnete und für einen deutschen Empfänger bestimmte ausländische Ware auf dessen Weisung in einem deutschen Lager ausgeliefert, steht es einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke in Deutschland nicht entgegen, dass der Empfänger die Ware nicht in Deutschland in den Handel bringt, sondern entsprechend einer schon ursprünglichen Absicht in andere Staaten ausführt, damit sie ausschließlich dort an Endverbraucher verkauft werden. BGH I ZR 156/

103 6. Markenbenutzung Rechtserhaltende Benutzung ZAPPA Sachverhalt Die Klägerin war Inhaberin der Wortmarke ZAPPA sowie einer Bildmarke mit den Konturen des Zappa- Bärtchens. Sie betrieb die Domain und vertrieb Musik unter der Firma Zappa-Records. Ihre Klage richtete sich gegen die Veranstalter des Musikfestes Zappanale. Leitsätze der Entscheidung Sowohl das LG als auch das OLG Düsseldorf wiesen die Klage mit der Begründung ab, dass weder die Domain noch die Bezeichnung der Plattenfirma geeignet sei, die Wortmarke rechtserhaltend zu benutzen. Im Fall der Domain sei von einer rein beschreibenden Darstellung auszugehen, die der Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstehe. Bei der Bezeichnung Zappa-Records werde die die Marke nicht in der eingetragenen Form verwendet, so dass dadurch keine rechtserhaltende Benutzung vorliegt. ZAPPA OLG Düsseldorf I 20 U 48/

104 6. Markenbenutzung Rechtserhaltende Benutzung Stofffähnchen II Sachverhalt Levi Strauss ist Inhaberin einer Positionsmarke, die aus einem roten rechteckigen Label aus textilem Material besteht, in die Gesäßtasche von Jeans etc. eingenäht ist und aus der Naht hervorsteht. Die Beklagte vertreibt Jeans, die an der rechten Seitennaht der Gesäßtasche mit einem roten Stofffähnchen versehen sind. Die Klägerin betrachtet dies als Verletzung ihrer Markenrechte. Die Beklagte hat sich darauf berufen, die Klägerin habe die Klagemarke ausschließlich in abgewandelter Form und zwar mit der Aufschrift "LEVI'S" benutzt. Die tatsächlich verwendete Form sei ebenfalls als Marke registriert; deshalb sei nur diese Marke und nicht auch die Positionsmarke rechtserhaltend benutzt worden. Stofffähnchen II Leitsätze der Entscheidung Der EuGH hatte 2007 entschieden, dass eine eingetragene Marke nicht durch die Verwendung eines abgewandelten Zeichens rechtserhaltend benutzt wer-den kann, wenn dieses abgewandelte Zeichen ebenfalls als Marke eingetragen ist (EuGH, C-234/06 - BAINBRIDGE). Der BGH hat daraufhin zwei Revisionsverfahren ausgesetzt und dem EuGH mehrere Fragen zur Reichweite dieser Aussage vorgelegt. Der BGH tendiert im Interesse einer effektiven Durchsetzung der Markenrechte dazu, von einer rechtserhaltenden Benutzung eines als Marke eingetragenen Zeichenbestandteils durch Verwendung der zusammengesetzten Marke ausgehen. Der Markeninhaber hat ein schützenswertes Interesse, auch einen einzelnen Bestandteil einer zusammengesetzten Marke eintragen zu lassen, der vom Verkehr als eigenständiges Kennzeichenmittel aufgefasst wird. Dies ist nach Ansicht des BGH bei dem roten Label von Levi Strauss der Fall. BGH I ZR 206/

105 6. Markenbenutzung Rechtserhaltende Benutzung Duff Beer Sachverhalt Seit 1999 ist Duff BEER bekannt aus der Serie Die Simpsons eine eingetragene Wort-/Bildmarke in Deutschland. Der Inhaber dieser Marke vertrieb zwischen 2004 und Juli 2009 unter diese Marke Flaschenbier. Das Etikett dieser Flaschen enthielt zwar den Namen Duff Beer, die Gestaltung (2) war jedoch abweichend von der eingetragenen Marke(1). Gegen diese Marke gingen seit 2009 zwei Unternehmen vor: Der Inhaber einer ähnlichen Marke (3) sowie Filmunternehmen, das Rechte aus der Fernsehserie Die Simpsons herleitete. Die zentrale Frage war, ob durch Verwendung von Marke(2) die Originalmarke(1) rechtserhaltend benutzt worden war. Leitsätze der Entscheidung Grundsätzlich kann eine Marke auch dann rechtserhaltend benutzt werden, wenn die Benutzung nicht identisch mit der eingetragenen Marke ist. Entscheidend ist, dass die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Für die Beurteilung ist nur auf das Verständnis des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen erwachsenen Durchschnittsverbrauchers abzustellen. Dabei sind nur bei kleineren Teilen des Verkehrs vorhandene Spezialkenntnisse nicht zu berücksichtigen. Wer sich als Simpsons-Fan nun diskriminiert fühlt, für den gilt Homers Regel: Alkohol ist nicht nur der Ursprung, sondern auch die Lösung aller Alltagsprobleme. BGH I ZR 135/

106 Zum guten Schluss Danke für Ihre Aufmerksamkeit