Worauf bei multinationalen Verfahren zu achten ist

Transkript

1 Worauf bei multinationalen Verfahren zu achten ist INSERT IMAGE HERE Go to Insert, Picture, From file, then select relevant picture from the firm-wide image library. Dr. Anja Lunze, LL.M. The image will need to fit flush to the green line. IP Summit November 2014, Köln 1

2 Strategien für Patentinhaber 2

3 Zielsetzung des Patentinhabers > Potentielle Verletzer sollen vom Markt ferngehalten werden - so schnell wie möglich - in so vielen Ländern wie möglich > Strategie: - Beweisermittlung - Einleitung von Gerichtsverfahren - national / grenzüberschreitend? - Wo? 3

4 Beweisermittlung > Öffentlich zugängliche Informationen (Marktzulassung / Werbeunterlagen / Produktanalysen etc.) > Vor Einleitung von Gerichtsverfahren - GB: Durchsuchungsbeschlüsse (ex parte) + Offenlegung durch Dritte (sehr selten) - DE: Durchsuchungsbeschlüsse (ex parte): Besichtigung + Offenlegung von Dokumenten, oft in Kombination mit SV-Gutachten - FR: saisie contrefaçon (ex parte). > Während der Gerichtsverfahren: Offenlegung von Dokumenten (Discovery) - GB: wahrscheinlich die weitgehendsten Möglichkeiten - FR & NL: immer häufiger - DE: nur in Ausnahmefällen 4

5 Einleitung von Gerichtsverfahren > Vorüberlegung: Abmahnschreiben? - Pro: Kann schnelle / kosteneffiziente Lösung ermöglichen - Con: Vorwarnung è angeblicher Verletzer kann selbst die Initiative ergreifen Torpedo-Verfahren, insbs. Feststellungsverfahren mit grenzüberschreitender Wirkung in GB (s.u.) > Einzelfallentscheidung erforderlich! 5

6 Einleitung von Gerichtsverfahren Verfahrensart? > Hauptsacheverfahren - Pro: è Umfassende Beweiserhebung möglich, z.b. SV-Gutachten è Alle denkbaren Anträge können verfolgt werden (Unterlassung, Rechnungslegung, Schadensersatz, Rückruf/Vernichtung etc.) - Con: Verfahrensdauer (über ein Jahr) > Einstweilige Verfügungsverfahren - Pro: Schnelle Entscheidung möglich è Sicherung der Monopolstellung - Con: è Nicht alle Anträge können verfolgt werden (d.h. Unterlassung / u.u Auskunft im Hinblick auf die Lieferkette) è Besondere Anforderungen (z.b. Dringlichkeit) - Ex parte (selten), aber immer häufiger in DE in Verfahren gegen Generikaunternehmen, die die die Rechtslage nicht zuvor geklärt haben 6

7 Einleitung von Gerichtsverfahren Wo? > Wahl einer vorteilhaften Rechtsordnung für die Einleitung von Hauptsacheverfahren è Kriterien: ü Trennung von Verletzung- und Nichtigkeitsverfahren (bifurcation) ü wichtiger Markt ü gut begründete, beachtenswerte Entscheidungen, für den Fall, dass Entscheidung exportiert werden soll 7

8 Export einer Entscheidung die Idealvorstellung > BGH, Beschluss v , Az. Xa ZB 10/09 Walzenformgebungsmaschine: è Die deutschen Gerichte haben Entscheidungen, die durch die Instanzen des EPA oder durch Gerichte anderer Vertragsstaaten des EPÜ ergangen sind und eine im Wesentlichen gleiche Fragestellung betreffen, zu beachten und sich ggf. mit den Gründen auseinanderzusetzen, die bei der vorangegangenen Entscheidung zu einem abweichenden Ergebnis geführt haben. è Aber: Realitiät entspricht nicht immer der Idealvorstellung 8

9 Export einer Entscheidung Verfahrensdauer Start 12 Mon. 24 Mon. 36 Mon. FR DE: Verletzung* DE: Nichtigkeit NL GB Start 12 Mon. 24 Mon. 36 Mon. * Zwischen 9 und 14 Monaten 9

10 Trennungsprinzip und Injunction gap in Deutschland Verletzungsverfahren Vorläufige Vollstreckung? Nichtigkeitsverfahren Noch nicht beendet Dauer in Monaten Klageerwiderung Vorläufige Stellungnahme 10

11 Einleitung von Gerichtsverfahren Europaweite Strategie? > Pro: Eine vorteilhafte Entscheidung kann exportiert werden und kann die Entscheidungen anderer nationaler Gerichte beeinflussen. > Con: Trotz der Bindung an Art. 69 EPÜ können die Gerichte der Mitgliedsstaaten unterschiedliche Auffassungen vertreten hinsichtlich: - Verletzung z.b. Drospirenon-Fall: NL/DE: Verletzung (-) nach der Äquivalenzlehre; CH/BE: Verletzung (+) - Nichtigkeit z.b. Seroquel/Quetiapine-Fall: DE/GB: Patent nichtig mangels erfinderischen Schritts; NL/Spanien: Patent gültig 11

12 Einleitung von Gerichtsverfahren Grenzüberschreitende Wirkung > Möglichkeit von Hauptsache-Verfahren mit grenzüberschreitender Wirkung? (z.b. in NL wegen Erfahrung) - Pro: Viele Länder werden erfasst (Höchstwahrscheinlich einheitliche Entscheidung des Gerichts über die Verletzungsfrage - jedoch mit Hilfe von SV-Gutachten zum anwendbaren ausländischen Recht). - Con: Risiko einer Zurückweisung der Klage, wenn Beklagter Einwand der Nichtigkeit erhebt (was zu erwarten ist), Art. 22 Nr. 4 EuGVVO 12

13 Tipps für den Patentinhaber > Möglichkeit von Beweiserhebungsverfahren nutzen (z.b. saisie-verfahren in Frankreich) > Einstweilige Verfügungen zur Sicherung der Monopolstellung nutzen (grenzüberschreitende Wirkung möglich?) > Wenn Einstweilige Verfügungen nicht möglich sind: è Unterlassungsurteil in Rechtsordnungen, in denen Trennungsprinzip gilt (Deutschland!) è Export der Entscheidung für europaweite Patentverfahren 13

14 Strategien für Wettbewerber / Beklagte 14

15 Nationale Strategie GB > Clear the way vor der Markteinführung (SmithKlineBeecham [2003] FSR 30) Entwicklung von Umgehungen è Klage auf Feststellung der Nichtverletzung Nichtigkeitsklage Vorteil: auch möglich bei parallelem EPA-Einspruch Nachteil: öffnet den Markt für alle 15

16 Nationale Strategie DE > Clearing the way vor Markteinführung: - Verfahren auf Feststellung der Nichtverletzung: hohe Anforderungen an Rechtsschutzbedürfnis - Nichtigkeitsverfahren (wenn möglich è kein paralleles EPO-Verfahren) è Einleitung des Verfahrens ca. 3 Jahre vor geplanter Markteinführung > Bei Markteinführung ohne Klärung der Rechtslage: - Schutzschrift: Nur gegen ex-parte Einstweilige Verfügungen Nur empfehlenswert bei guten Argumenten - Andere Maßnahmen: Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung / Nichtigkeitsklagen in anderen Ländern (z.b. GB) Torpedo-Verfahren 16

17 Tipps für den Beklagten > Klärung der Rechtslage durch Nichtigkeitsklagen / Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung ( clearing the way ) > Schnelle nationale Verfahren wählen, um eine Entscheidung zu erhalten, die exportiert werden kann > Möglichkeit, in GB parallel zu EPA-Einspruchsverfahren Nichtigkeitsklage zu erheben > Sofern die Umstände es gestatten neg. Feststellungsklagen mit grenzüberschreitender Wirkung versuchen 17

18 Aktuelle Beispiele für multinationale Torpedo - Verfahren Pemetrexed (Eli Lilly./. Actavis): Großbritannien ó Deutschland Wundverband (Mölnlycke): Schweden ó Deutschland 18

19 Grenzüberschreitende Verfahren: Rechtlicher Rahmen Brüssel I-Verordnung (EG) Nr. 44/2001 (EuGVVO): - Art. 27: Dasselbe Patent / Derselbe Streitgegenstand 1. Werden bei Gerichten verschiedener Mitgliedsstaaten Klagen wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien anhängig gemacht, so setzt das später angerufene Gericht das Verfahren von Amts wegen aus, bis die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht. 2. Sobald die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht, erklärt sich das später angerufene Gericht zugunsten dieses Gerichts für unzuständig.. - Art. 28: Zusammenhängende Klagen 1. Sind bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten Klagen, die im Zusammenhang stehen, anhängig, so kann jedes später angerufene Gericht das Verfahren aussetzen. 2. Sind diese Klagen in erster Instanz anhängig, so kann sich jedes später angerufene Gericht auf Antrag einer Partei auch für unzuständig erklären, wenn das zuerst angerufene Gericht für die betreffenden Klagen zuständig ist und die Verbindung der Klagen nach seinem Recht zulässig ist. 3. Klagen stehen im Sinne dieses Artikels im Zusammenhang, wenn zwischen Ihnen ein so enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen ergehen könnten. 19

20 Grenzüberschreitende Verfahren: Rechtlicher Rahmen Art. 30: Dasselbe Patent / Derselbe Streitgegenstand Für die Zwecke dieses Abschnitts gilt ein Gericht als angerufen: 1. zu dem Zeitpunkt, zu dem das verfahrenseinleitende Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück bei Gericht eingereicht worden ist, vorausgesetzt, dass der Kläger es in der Folge nicht versäumt hat, die ihm obliegenden Maßnahmen zu treffen, um die Zustellung des Schriftstücks an den Beklagten zu bewirken, oder 2. falls die Zustellung an den Beklagten vor Einreichung des Schriftstücks bei Gericht zu bewirken ist, zu dem Zeitpunkt, zu dem die für die Zustellung verantwortliche Stelle das Schriftstück erhalten hat, vorausgesetzt, dass der Kläger es in der Folge nicht versäumt hat, die ihm obliegenden Maßnahmen zu treffen, um das Schriftstück bei Gericht einzureichen. 20

21 Pemetrexed Sachverhalt: Juli 2012: Actvis erhebt Klage beim engl. High Court auf Feststellung, dass ihr Pemetrexed-Kalium- Produkt nicht den britischen, deutschen, französischen, italienischen und spanischen Teil des EP von Eli Lilly verletzt. Kläger: Actavis Group HF Patentinhaber: Eli Lilly & Co. (Sitz in den USA) Klage wurde an den beim IPO für Eli Lilly hinterlegten Zustellungsbevollmächtigten zugestellt : Zustellung der von Eli Lilly beim LG Düsseldorf erhobenen Verletzungsklage an Actavis : Zuständigkeitsrüge von Eli Lilly bleibt erfolglos (Richter Arnold, [2012] EWHC 3316 (Pat)) : Zuständigkeitsrüge von Actavis bleibt erfolglos (LG Düsseldorf, 4b O 114/12) : Entscheidung des LG Düsseldorf: Verletzung des deutschen Teils des EP nach der Äquivalenzlehre (4b O 114/12) 15. Mai 2014: Entscheidung von Richter Arnold: Keine Verletzung des britischen, französischen, italienischen und spanischen Teils des EP nach der Äquivalenzlehre ([2014] EWHC 1511 (pat)) 21

22 Pemetrexed Beteiligte Parteien Juli 2012: 1. Klage Actavis Group HF./. Eli Lilly & Co : 2. Klage Medis HF./. Eli Lilly & Co : Erklärung von Actavis Group HF im eigenen Namen und im Namen aller TG, dass diese an die Entscheidung im engl. Verfahren gebunden sind : 3. Klage: weitere Kläger kommen hinzu: Actavis UK Limited Actavis Group PTC EHF Actavis Deutschland GmbH & Co. KG Actavis France SAS : Actavis Spain S.A. Entscheidung: [...] Patentverletzung (-) Großbritannien Eli Lilly & Co../. 1. Actavis Group PTC EHF (Island) 2. Actavis Deutschland GmbH & Co. KG 3. P., Geschäftsführer von Actavis Management GmbH (geschäftsführende Gesellschaft von 2.) : Zuständigkeitsrüge von Actavis wird zurückgewiesen : Entscheidung: Patentverletzung (+) Deutschland 22

23 Pemetrexed > Zuständigkeit für eine europaweite Entscheidung? - EuGVVO ist anwendbar auf Personen mit Wohnsitz in der EU (Art. 2 I) - Nationales Recht ist anwendbar auf Personen mit Wohnsitz außerhalb der EU (Art. 4) > Sperrwirkung in anderen Ländern Ist das engl. Gericht das zuerst angerufene Gericht? (Art. 30 EuGVVO): - High Court: Ja! Wirksame Zustellung der Klage an Eli Lillys im Patentregister eingetragenen Vertreter nach engl. Recht - Düsseldorf: Nein! (vgl. Beschluss v ) - Actavis hat nicht alles getan, um eine ordnungsgemäße Zustellung zu bewirken - Zustellung an britischen Vertreter nur gültig für Verfahren, die sich nach dem Patents Act richten (Regel 103 (1)) è Bzgl. dt. Teil des EP ist allein dt. Recht maßgeblich: Zustellung an US-amerikan. Bekl. hätte Zustimmung des engl. Gerichts zu einer Zustellung nach engl. Recht erfordert (Regel 6.36 Civil Procedure Rules) - Vorgerichtliche Korrespondenz zwischen den Parteien bezog sich auf andere Actavis Unternehmen (Tochtergesellschaften der späteren Kl.) è Keine Erklärung, dass Lillys Prozessbevollmächtigte auch für eine Klage der Muttergesellschaft zustellungsbevollmächtigt sind 23

24 Pemetrexed - Art. 27 EuGVVO: Dasselbe Patent / Derselbe Streitgegenstand? Düsseldorf:Nein! Keine Parteiidentität Verpflichtungserklärung von Actavis im engl. Verfahren kam zu spät Keine rückwirkende Sperrwirkung hinsichtlich der vor der Erklärung zugestellten dt. Verletzungsklage - Art. 28 EuGVVO: Risiko widersprechender Entscheidungen? Düsseldorf: Nein! Ermessensentscheidung Parallele Prüfung des Schutzumfangs eines EP durch zwei nat. Gerichte begründet nicht die Gefahr sich gegenseitig ausschließender Entscheidungen è Wirkung nur bzgl. der beteiligten Parteien Obsiegen im engl. Verfahren bedeutet für Patentinhaberin ein Weniger gegenüber Obsiegen im dt. Verfahren è Kein Unterlassungstitel! Prozessökonomie è Sach- und Beweisnähe des dt. Gerichts (Engl. Gericht müsste SV-Gutachten einholen, was Verfahrensdauer verlängern würde) Entscheidung wurde bestätigt durch das OLG Düsseldorf am (I-2 W 6/13). 24

25 > Könnte der Patentinhaber Art. 27 und 28 EuGVVO umgehen, indem er auf ein Torpedo -Verfahren durch Vergabe einer exklusiven Lizenz an einen Dritten reagiert? 25

26 Wundverband > Sachverhalt: 2008: A erhebt in Schweden gegen Mölnlycke (Patentinhaber) Klage auf Feststellung der Nichtverletzung des deutschen Teils des EP : Mölnlycke erhebt beim LG Mannheim Verletzungsklage gegen A und deren Geschäftsführer (GF); LG Mannheim setzt das Verfahren gegen GF aus (Art. 28 I EuGVVO) und weist die Klage gegen A als unzulässig ab (Art. 27 EuGVVO) Gegenstrategie von Mölnlycke in 2010: Mölnlycke erteilt exklusive Lizenz an Klagepatent an dt. Vertriebstochter (LN) LN erhebt vor dem LG Düsseldorf Verletzungsklage gegen A und GF Ist die Klage der LN vor dem LG Düsseldorf zulässig? 26

27 Wundverband Mölnlycke (Patentinhaber) Feststellungsklage wg. Nichtverletzung A (angeblicher Verletzer) 2008 Stockholms Tingsrätt Mölnlycke Exklusive Lizenz Patentverletzungsklage Patentverletzungsklage A GF 2009 LG Mannheim LN (Dt. Vertriebstochter von Mölnlycke) 2010 LG Düsseldorf è Klage zulässig 27

28 Wundverband > Entscheidung des BGH (Urt. v , Az. X ZR 70/12) Abweisung der Klage als insgesamt unzulässig Kernaussagen: - Während der Rechtshängigkeit der Klage des Patentinhabers ist der LN als (Teil-) Rechtsnachfolger des Patentinhabers an der Erhebung einer eigenen Klage gehindert ( 261 III Nr. 1, 265 II 1 ZPO) - Das rechtskräftige Urteil über die Klage des Patentinhabers wirkt für und gegen den LN ( 325 I ZPO) Begründung: - Trotz grds. unabhängiger Rechtspositionen leitet der LN seine Rechtsstellung vom Patentinhaber ab è Der Patentinhaber kann dem LN nicht ein Mehr an Rechten einräumen als ihm selbst im Zeitpunkt der Lizenzvergabe zustehen. è es gelten die gleichen Grundsätze wie bei Einräumung einer Mitinhaberschaft nach Rechtshängigkeit (hier ist 265 ZPO anwendbar) - Identischer obj. Streitgegenstand der Verfahren in Mannheim und Düsseldorf Weitere Infos: 28

29 Schlussfolgerungen > Möglichkeiten für den Patentinhaber - Vor Einleitung von Torpedo-Verfahren - Keine vorgerichtlichen Verhandlungen è Verletzungsklage ohne vorherige Abmahnung u.u. höhere Kosten- bzw. rechtliche Risiken - Lizenzvergabe vor Rechtshängigkeit der Verletzungsklage - Nach Einleitung von Torpedo-Verfahren: - Auswechslung des Klägers (z.b. durch Lizenzvergabe) hilft nicht mehr (auch exkl. LN sind an Klagen gehindert) - Verletzungsverfahren gegen einen anderen Bekl. ( Kl. im Torpedo-Verfahren) Erstbegehungsgefahr - einstweilige Verfügung Dringlichkeit > Möglichkeiten des Torpedoklägers Sorgfältige Auswahl der Unternehmen, die als Kläger auftreten è derselbe Streitgegenstand / Parteiidentität 29

30 Ihre Ansprechpartnerin Dr. Anja Lunze, LL.M. Partnerin, München > Patentrecht Dr. Anja Lunze, LL.M. ist Mitglied der Practice Area Patentrecht. Sie hat langjährige Erfahrung in der Vertretung nationaler und internationaler Mandanten in Patentverletzungsverfahren, insbesondere in der Führung und Koordination komplexer, grenzüberschreitender Prozesse. Daneben wirkt sie in parallelen Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren vor dem Europäischen Patentamt und Bundespatentgericht mit. Die Beratung zu und Verhandlung von Lizenz- und F&E-Verträgen ist ein weiterer Fokus ihrer Tätigkeit. Technischer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit sind Pharma- und Medizinprodukte, Chemie, Halbleiter, Telekommunikation, Maschinenbau. Nach ihrem Studium in Dresden, Genf und Heidelberg legte sie ihre juristischen Staatsexamina 2000 in Heidelberg und 2005 in Düsseldorf ab. Während ihres Referendariats war sie unter anderem für eine internationale Sozietät in Tokio tätig erwarb sie nach einjährigem Studium am Centre d Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI) Strasbourg und an der TU Dresden den LL.M. "International Studies in Intellectual Property Law". Ihre rechtsvergleichende Dissertation "Rechtsfolgen des Fortfalls des Patents. Untersuchung des deutschen, französischen und US-amerikanischen Rechts." wurde 2007 mit dem Promotionspreis der Juristischen Fakultät der TU Dresden ausgezeichnet. Nach ihrer Zulassung als Rechtsanwältin 2006 arbeitete sie für eine auf Patentrecht spezialisierte Kanzlei in Düsseldorf, bevor sie 2011 zu Taylor Wessing kam. Anja Lunze ist Dozentin an der TU Dresden und der Munich Business School und spricht regelmäßig auf Konferenzen. Neben vielen weiteren Veröffentlichungen kommentiert sie einen Teil des Patentgesetzes im Kommentar Gewerblicher Rechtsschutz und ist Co-Autorin des Prozesskommentars zum Gewerblichen Rechtsschutz. Sie ist Vorsitzende des International Studies in Intellectual Property Law - Alumni Verein e.v. und Mitglied in DJJV, GRUR, AIPPI und VPP. Anja Lunze ist Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz. Muttersprache: Deutsch. Fließend in Englisch und Französisch. Gute Kenntnisse in Japanisch. Grundkenntnisse in Russisch und Spanisch. Kontaktdetails T: +49 (0) E: a.lunze@taylorwessing.com 30

31 GIPI Global IP Index > Weltweiter internationaler Vergleich von 36 IP-Jurisdiktionen und wertvolle Hilfe für strategische Entscheidungen: 31

32 UPC - Europäisches Einheitspatent und Einheitspatentgericht > Aktuelle Informationen zum Stand des Gesetzgebungs- und Ratifikationsprozesses > Strategische Tipps und Antworten auf FQA: 32

33 Synapse Law for Life Sciences Microsite > Monatlich aktuelle neue Themen und Analysen rund um Life Science Unternehmen: 33

34 Unsere Standorte Beijing * Unit 2307&08, West Tower, Twin Towers B-12 Jianguomenwai Avenue Chaoyang District Beijing T. +86 (10) Berlin Ebertstraße Berlin T. +49 (0) Bratislava TaylorWessing e n w c Panenská Bratislava T. +421(0) Brünn * TaylorWessing e n w c Dominikánské námĕstí 4/ Brünn T Brüssel Trône House 4 Rue du Trône 1000 Brüssel T. +32 (0) Budapest TaylorWessing e n w c Dorottya u. 1. III. em Budapest T. +36 (0) Cambridge 24 Hills Road Cambridge, CB2 1JP T. +44 (0) Dubai 26th Floor, Rolex Tower, Sheikh Zayed Road, P.O. Box Dubai, United Arab Emirates T (0) Düsseldorf Benrather Straße Düsseldorf T. +49 (0) Frankfurt Senckenberganlage Frankfurt a.m. T. +49 (0) Hamburg Hanseatic Trade Center Am Sandtorkai Hamburg T. +49 (0) Jakarta RHTLaw Taylor Wessing LLP Wisma 46 Kota BNI, 32nd & 41st Floor. Jl. Jend. Sudirman Kav. 1. Jakarta T. +62 (0) Kiew TaylorWessing e n w c Illinsky Business Center vul. Illinska Kiew T. +38 (0) Klagenfurt * TaylorWessing e n w c Alter Platz Klagenfurt T. +43 (0) London 5 New Street Square London EC4A 3TW T. +44 (0) München Isartorplatz München T. +49 (0) Palo Alto 530 Lytton Avenue, 2nd Floor, Palo Alto California, Paris 42 avenue Montaigne Paris T. +33 (0) Prag TaylorWessing e n w c U Prasné brány 1 CZ Prag 1 T Shanghai * Unit 1509, United Plaza No. 1468, Nanjing West Road Shanghai T. +86 (0) Singapur RHTLaw Taylor Wessing LLP Six Battery Road #09-01, #10-01 Singapur T Seoul ** DR & AJU LLC Donghoon Tower 317 Teheran-Ro Gangnam-gu Korea Wien TaylorWessing e n w c Schwarzenbergplatz Wien T. +43 (0) Warschau TaylorWessing e n w c ul. Mokotowska Warschau T. +48 (0) * Repräsentanzen ** Associated Office 34