Lösungsskizze Prüfung Immaterialgüterrecht I Bachelor FS 2011

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1 Lösungsskizze Prüfung Immaterialgüterrecht I Bachelor FS 20 Immaterialgüterrecht I Anmerkungen 2 3 Fall 25 Pkt. 25 % 4 Aufgabe a: Was ist ein Werk und unter welchen Voraussetzungen ist es geschützt? 5 - Werke sind geistigen Schöpfungen, welche einen individuellen Charakter besitzen (URG 2 I) 6 - Abgrenzung Idee: müssen hinreichend konkret sein und in beliebiger Weise sinnlich wahrnehmbar gemacht werden - Aufgezählte Werkarten (Nennung von URG 2 II genügt) 7 - Ausführungen zum individuellen Charakter - und zur geistigen Schöpfung 8 3 Pkt. Inkl. ZPkt Aufgabe b: Was ist eine notorisch bekannte Marke? 0 - Verkehrsgeltung in massgeblichen Verkehrskreisen - Gem. MSchG 3 II lit. b i. V. m. PVÜ 6 bis Durchbrechung Hinterlegungspriorität (Prioritätsgrund) 2 Voraussetzung: - Hoher Bekanntheitsgrad Wird angenommen, wenn massgebliche inländische Verkehrskreise die Marke als Herkunfts- und Individualisierungszeichen verstehen - Registrierung im Ausland als Hauptfall (nicht zwingend) - Richtwert ist die Bekanntheit im massgeblichen Verkehrskreis von über 50% 3 Relevante Kriterien: - Marktanteil des Produkts - geographische Ausdehnung - Dauer der Benutzung 5 Pkt. Inkl. ZPkt. 6 PVÜ muss nicht genannt werden ZPkt. ZPkt. Wer zwei Kriterien aufzählt, erhält die volle Pkt.-zahl

2 - Intensität der Marktdurchdringung - Umfang der in die Vermarktung getätigten Investitionen werden mitberücksichtigt 4 - Marke muss auf Schweizer Markt etabliert sein. - Kenntnis sicher und dauerhaft - Gebrauch in der Schweiz wird nicht vorausgesetzt, aber mindestens intensiver Gebrauch in einem Verbandsland und intensive Bewerbung in der Schweiz 5 6 Aufgabe c: 4 Pkt. Inkl. ZPkt. 8 Erfinder A hat einen dem Reissverschluss sehr ähnlichen Schliessmechanismus entwickelt und will diesen beim IGE zum Patent anmelden. Wird das Patent erteilt? 7 Ablauf förmliches Verfahren Patenterteilung: - Einleitung durch Anmeldung beim IGE - Eingangsprüfung: Gem. PatG 56 I i.v.m. PatV 46 I Überprüfung, ob Anmeldung einen Antrag und eine Beschreibung der Erfindung enthält und Anmelder identifizierbar ist. 8 Formalprüfung: IGE prüft, ob gesetzliche Vorgaben in eingereichten Unterlagen erfüllt sind 9 Sachprüfung: - Prüfung Voraussetzung gem. PatG, a, b und 2 (Vorliegen Erfindung, Fehlen Schutzausschlussgründe, gewerbliche Anwendbarkeit und genügende Offenbarung) - Nicht geprüft werden: Neuheit und Nicht-Naheliegen gem. PatG 59 IV 20 Subsumtion: - Wenn A alle Formalien eingehalten und den Antrag gem. PatG 59a II lit. a nicht zurückgezogen hat, - wird das Patent erteilt, da Tatsache, dass Reissverschluss bereits existiert (fehlende Neuheit) gem. PatG 59 IV nicht berücksichtigt wird 2 Zusatzpunkte: - Geltendmachung der fehlenden Neuheit durch Dritte möglich im Rahmen einer Nichtigkeits- bzw. Löschungsklage gem. PatG 26 I Ziff. 6 oder als Verteidigungsmittel gegen eine Verletzungsklage (Wi- ZPkt. ZPkt. (*) ZPkt. ZPkt. Ausführungen zur Einleitung beim IGE werden nicht bepunktet, da dies Teil der Fragestellung ist Volle Punktzahl bei korrekter/direkter Subsumtion (3 Pkt. davon Pkt. Von der Sachprüfung (*)) 2

3 22 derklage) - Vollständige Ausführungen zur Prüfung der Voraussetzungen gem. EPÜ nach Anmeldung beim IGE (entsprechende Beantragung notwendig). ZPkt. 23 Aufgabe d: 6.5 Pkt. Inkl. ZPkt. 8.5 Autorin X schliesst mit Produzent Y einen Vertrag über die Verfilmung ihres neusten Romans. In diesem Buch geht es um einen Zauberlehrling, der gegen das Böse kämpft. Noch vor Beginn der Dreharbeiten verstirbt X. Aus einer Laune heraus ändert Y daraufhin die Geschichte. Um den Zauberlehrling etwas moderner erscheinen zu lassen, verpasst er ihm ein Nasenpiercing und lässt ihn eine radikale politische Einstellung vertreten. Die Erben von X sind entsetzt und wollen um jeden Preis verhindern, dass der Roman in dieser Weise verfilmt wird. Was können sie tun? 24 Geltendmachung Urheberpersönlichkeitsrechte durch Erben: - Im Gegensatz zu Nutzungsrechten grundsätzliche Unübertragbarkeit Urheberpersönlichkeitsrechte gem. h. L. - T. L. vertritt Übertragbarkeit im Kernbereich - Aber gem. RBÜ 6 bis II i. V. m. URG 6 Vererblichkeit - Geltendmachung durch Erben bis zum Ablauf der Schutzfrist gem. URG 29 II lit. b möglich 25 Recht auf Werkintegrität: - persönlichkeitsverletzende Entstellung des Werkes nach URG II - Dafür muss eine erhebliche Veränderung mit negativen Auswirkungen vorliegen. 26 Zumutbarkeit geringfügiger Änderungen: - Grobe Entstellung erforderlich. - Eine als Verstümmelung in Erscheinung tretende Änderung. Verfälschung des zu ZPkt. RBÜ muss nicht genannt werden 3

4 Tage tretenden geistigen Ausdrucksgehalts Für Beurteilung relevant ist mutmasslicher Wille der Autorin, nicht der Erben 28 Subsumtion: - Argumentation pro/contra Werkentstellung möglich o Pro Verletzung: Die Autorin will mit ihrer Geschichte eine gewisse Altersgruppe ansprechen und dabei der Hauptfigur ein gewisses Image verpassen. Deren Ausdrucksgehalt wird durch die Änderungen verfälscht. Als grob kann man dies deshalb bezeichnen, da eine Imageänderung der Hauptperson die gesamte Geschichte beeinflusst - nicht nur geringfügig. o Contra Verletzung: An der Haupthandlung wurde nichts geändert. Von einer Verstümmelung der Geschichte kann deshalb nicht gesprochen werden. Es liegt im Bereich des Möglichen und Naheliegenden, dass ein Jugendlicher plötzlich ein Piercing hat und eine eigenwillige politische Einstellung annimmt. o Contra Verletzung: Autor könnte sich auf Parodiefreiheit gem. URG III berufen. Veränderung liesse sich darunter subsumieren o Weitere schlüssige Argumentationen möglich 29 Klage: - Persönlichkeitsverletzung ZGB 28 - Leistungsklage URG ZPkt. 2 ZPkt. Für beide Argumentationsrichtungen je volle Punktzahl möglich Für Argumentation in beide Richtungen weniger Ausführungen nötig Eine Klage genügt 3 Aufgabe e: 6.5 Pkt. Inkl. ZPkt. 9.5 Designer T hat vergessen, seine futuristisch und einzigartig gestaltete Fruchtschale zum Schutz anzumelden, bevor er diese auf seiner persönlichen Website veröffentlicht hat. Noch bevor seine Schale in den Verkauf geht, bieten Dritte ganz ähnliche Schalen an. 4

5 Was kann er gegen die Anbieter dieser Nachahmungsprodukte unternehmen? 32 Schutzanspruch Designgesetz - Der Schutz nach Designgesetz ist infolge fehlender Neuheit nicht mehr möglich. - Design wurde der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 33 Unschädliche Offenbarung als Ausnahme (DesG 3 lit. b): Geltendmachung innerhalb von 2 Monaten, wenn der Berechtigte es selbst offenbart hat (DesG 3 lit. b) 34 Subsumtion: - T hat Schale selbst veröffentlicht - Mangels Angaben im SV ist ein Zeitraum von 2 Monaten möglich - Unterlassungsklage gem. DesG 35 i.v.m. DesG 9 I, da gem. SV Dritte das Werk gewerblich nutzen 35 Anspruch Urheberrecht - Geltendmachung Urheberrechtsschutz gem. URG 2 I 36 Erwerb: - Kein Registereintrag notwendig - Erwerb durch Schöpfung als Realakt gem. URG 6 i. V. m. URG 29 I 37 Schutzvoraussetzungen: - geistige Schöpfung, die einen individuellen Charakter aufweist (URG 2 I) 38 - Bei Fruchtschale könnte es sich um Werk der angewandten Kunst gem. URG 2 I lit. f handeln. - Ästhetischer Überschuss notwendig - gewerblich oder industriell hergestellte Gegenstände. Neben dem Gebrauchswert muss auch ein ästhetischer Wert vorliegen 39 Subsumtion: - Geistige Schöpfung: T hat die Schale geschaffen. Das Werk beruht somit auf menschlichem Willen. Auch Argumente zum "Ausdruck einer Gedankenäusserung" oder Abgrenzung zu "objet trouvés" oder "von Tieren geschaffenen Werken" zulassen. ZPkt. ZP, wenn pro und contra Schutzargumente 5

6 ästhetischer Überschuss bedeutet: - Ein höherer Grad an Individualität. Gemeinhin unverkennbar charakteristische Züge. - Nicht gegeben, wenn Werk lediglich über das Gewöhnliche hinausgeht und nur vom Allgemeinen abweicht. o Pro Schutz: Gem. Sachverhaltsangabe ist Schale futuristisch und einzigartig gestaltet. Dies deutet auf ästhetischen Überschuss hin. o Contra Schutz: Bereits sehr viele Formen von Fruchtschalen bekannt. Deutliche Abweichung von bekanntem Formschatz deshalb schwierig 40 Zusatzpunkte für weitere Möglichkeiten: - Formmarke: Wenn sich diese durchgesetzt hat, kann T Markenschutz geltend machen. - Klage 4 Weiterbenutzungsrecht (DesG 2) - während der Schonfrist ZPkt. ZPkt. ZPkt. 42 6

7 43 Aufgabe 2: Die X AG produziert seit ein paar Jahren Klemmbausteine der nachfolgenden Art (Abbildung). 50 Pkt. 50 % Inkl. ZPkt. 70 Seit kurzem bietet auch die K AG Klemmbausteine an, die mit denjenigen der X AG bis ins Detail übereinstimmen. Die X AG möchte gegen die K AG rechtlich vorgehen. Auf welche Ansprüche kann sie sich stützen und hat sie Erfolg? Hinweis: Gehen Sie davon aus, dass die X AG alle notwendigen Schritte unternommen hat, um ihre Klemmbausteine möglichst umfassend zu schützen; namentlich wurden alle in Frage kommenden Immaterialgüterrechte angemeldet und erteilt. 44 Schutzanspruch Designgesetz 0 Pkt. Inkl. ZPkt Bestand des Schutzrechts 46 Schutzgegenstand: 47 - gem. DesG : Gestaltungen von Erzeugnissen; Erzeugnis: Industriell oder handwerklich hergestellter Gegenstand - Gestaltung muss sich von Erzeugnis unterscheiden 48 Subsumtion: - Legostein ist industriell hergestelltes Erzeugnis 49 Schutzvoraussetzungen: 50 Neuheit gem. DesG 2 I: Verschiedenheit vom bisher bekannten Formbestand (Objektiver Vergleich zum Zeitpunkt Hinterlegungsdatum) in der Schweiz. ZPkt. ZPkt. 5 Subsumtion: - Der Legostein ist ein bunter quaderförmiger Baustein mit runden Klemmnoppen an der Oberseite und Löchern an der Unterseite. Es ist anzunehmen, dass vor 50 Jahren, als er auf dem Markt eingeführt wurde, kein exakt identisches Design bestand. Berücksichtigung, dass keine besonders hohe Anforderungen Neuheit kann bejaht werden. ZPkt. 7

8 52 Eigenart gem. DesG 2 I: Unterscheidung vom vorbekannten Formenschatz nach Gesamteindruck - Gesamteindruck geprägt durch wesentliche Merkmale (aber keine Zergliederung) - Abstellen auf kurzfristiges Erinnerungsbild 53 Subsumtion: - Quaderform als charakteristisches Merkmal ist zwar für einen Spielbaustein relativ typische Form, in Verbindung mit noppenartiger Klemmvorrichtung wirkt der Legostein insgesamt doch relativ charakteristisch, v. a. vor 50 Jahren. Eigenart kann bejaht werden. 54 Schutzausschlussgründe gem. DesG 4: 55 Bei Legostein klarerweise am ehesten problematisch: Technische Bedingtheit gem. lit. c: Merkmale des Designs ausschliesslich durch techn. Funktion des Erzeugnisses bedingt. 56 Beachte: - Schutzausschluss nur, wenn keine alternative funktionale Lösung möglich - Anders wenn Gestaltung auch ästhetischen Zweck aufweist 57 Subsumtion: - Quaderform ist von Gebrauchszweck bestimmt, da Ziegelsteinen nachempfunden und traditionellste Form eines Bausteins. - Noppen wären technisch durchaus auch in anderer Form möglich oder an anderer Stelle Keine technische Bedingtheit. 58 Fazit: - Der Legostein ist ein schützbares Design gem. DesG 2. Da bei der technischen Bedingtheit der Noppen mit guter Begründung auch anders argumentiert werden kann, kann Schützbarkeit auch verneint werden. ZPkt. ZPkt. Ein Pkt., da es sich um Hauptproblem handelt ZPkt. ZPkt. 59 Abwehranspruch aus Schutzrecht 60 Schutzbereich gem. DesG 8 i.v.m. DesG 9 Wird Schützbarkeit des Designs angenommen, kann eine Verletzung gem. Art. 8 f. DesG bejaht 8

9 werden, wenn wesentliche Merkmale und Gesamteindruck übereinstimmen. I. c. zu bejahen, da gem. Sachverhalt eine identische Übernahme vorliegt: - Gleiche wesentlichen Merkmale - Gleicher Gesamteindruck - Gewerbliche Nutzung eines Designs 6 Subsumtion: - Das Design des Legosteins wurde von der K AG identisch übernommen. Das schliesst die wesentlichen Merkmale mit ein - Die K AG bietet ihre Legosteine auf dem Markt an. Dadurch liegt eine gewerbliche Nutzung vor. 62 Klagemöglichkeiten der X AG: - Unterlassungsklage (DesG 35 I lit. a) - Beseitigungsklage (DesG 35 I lit. b) - Leistungsklage auf Klage auf Schadenersatz/Gewinnherausgabe (DesG 35 II) - Vorsorgliche Massnahmen (DesG 38) 63 Einredemöglichkeit der K AG: - Einrede der Nichtigkeit (DesG 33) ZPkt. 64 Weitere Ansprüche: - Strafrechtliche Ansprüche (DesG 4 ff.) - Hilfeleistung der Zollverwaltung (DesG 46 ff.) ZPkt. ZPkt. 65 Schutzanspruch Urheberrechtsgesetz: 0 Ptk. Inkl. ZPkt Bestand des Schutzrechts 67 Schutzvoraussetzungen: 68 - Geistige Schöpfung, die einen individuellen Charakter aufweist (URG 2 I) 69 Geistige Schöpfung: Auf menschlichem Willen basierender Ausdruck einer Gedankenäusserung. 70 Subsumtion: - Legostein ist wahrnehmbarer Ausdruck einer Gedankenäusserung gegeben 9

10 7 Individualität: Kreativer Abstand gegenüber dem Üblichen und Erwarteten - Liegt insbesondere nicht vor, wenn Aufgabe von beliebigem Bearbeiter gleich gelöst würde 72 - Als Gebrauchsgegenstand, welcher unter die Werke der angewandten Kunst gem. URG 2 II lit. f fällt, braucht es zusätzlich einen ästhetischen Überschuss. - Ein höherer Grad an Individualität. Gemeinhin unverkennbare, charakteristische Züge. - Nicht gegeben, wenn Werk lediglich über das Gewöhnliche hinausgeht. Nicht blosse Abweichung vom Allgemeinen. - Ästhetischer Wert braucht nicht zu überwiegen 73 Subsumtion: - Der Legostein ist ein industriell hergestellter Gebrauchsgegenstand, weshalb er den höheren Anforderungen des ästhetischen Überschusses entsprechen muss. - Ästhetischer Überschuss ist nicht gegeben, da Quaderform für Spielbaustein banal ist und keine kreative Leistung darstellt. - Gestaltung der Noppen macht Werk zwar unverkennbar und gibt charakteristische Züge, aber eher aufgrund des Verkehrsgebrauchs. - Noppenform keine besonders kreative ästhetische Leistung, da stark an Klemmfunktion angelehnt. Abweichung nicht so gross, dass Überschuss gegeben. 74 Fazit: - Legostein ist mangels Individualität gem. URG 2 I kein schützbares Werk. ZPkt. Direkter Verweis zu Definitionen von Aufgabe a zulässig. Nur dann Punkte! 0

11 75 Abwehranspruch aus Schutzrecht 76 Schutzbereich und Ausschlussansprüche gem. URG 0 - Würde Urheberrechtsschutz bejaht, hätte die X AG einen Abwehranspruch gegen die Nutzung durch K AG aus URG 0 II i.v.m. 0 I lit. a und b. 77 Subsumtion: - Der Legostein wurde identisch übernommen und gem. SV von der X AG exakt nachgebaut - Eine Parallelschöpfung kann aufgrund der grossen Bekanntheit von Legosteinen ausgeschlossen werden. 78 Klagemöglichkeiten der X AG: - Unterlassungsklage (URG 62 I lit. a) - Beseitigungsklage (URG 62 I lit. b) - Leistungsklage auf Schadenersatz/Gewinnherausgabe (URG 62 II) - Vorsorgliche Massnahmen (URG 65) 79 Einredemöglichkeit der K AG: - Einrede der Nichtigkeit (URG 6) ZPKt. 80 Weitere Ansprüche: - Strafrechtliche Ansprüche (URG 67 ff.) - Hilfeleistung der Zollverwaltung (URG 75 ff.) ZPkt. ZPkt. 8 Schutzanspruch Markenrecht: 23 Pkt. Inkl. ZPkt Bestand des Schutzrechts 83 Schutzgegenstand: 84 - Marke: Zeichen, das aufgrund seiner Kennzeichnungsfunktion geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von anderen zu unterscheiden. - Gem. Abs. 2 auch dreidimensionale Formen 85 Subsumtion: - i.c. ist kennzeichnende Form in der Ware verkörpert Formmarke. - Legoform ist geeignet auf Herkunft hinzuweisen, da X lange einziger Anbieter auf dem Markt war und ihre Klemmbausteine weit verbreitet sind. Pkt. für Erwähnung dreidimensionale Form oder Formmarke

12 86 Absolute Ausschlussgründe gem. MSchG 2: 87 Wesen der Ware gem. MSchG 2 lit. b: - Kennzeichen der Ware darf nicht Ware selbst sein. - Unterscheidungskraft fehlt, weil Publikum Form aufgrund Produkt voraussetzt Nicht zur Individualisierung ggü. gleichartigen Produkten geeignet, deshalb Differenz zwischen vom Publikum als rein funktional beurteilter und tatsächlicher Form 88 Subsumtion: - Quaderform entspricht bei Spielbaustein Erwartungen des Publikums. Traditionell verbreitete Form des Bausteins. - Elemente der Klemmfixierung (Noppen) gehören nicht zum Wesen der Ware. Von quaderförmigen Bausteinen wird bloss erwartet, dass sie stapelbar sind, nicht ineinander fixierbar Technisch notwendige Formen gem. MSchG 2 lit. b: - Formen, die für Verkehr unentbehrlich und deshalb freihaltebedürftig sind o Konkurrenten steht für Produkt gar keine andere Form zur Verfügung. o Ihnen kann nicht zugemutet werden weniger praktische Lösung wählen zu müssen (Form für Wettbewerbsfähigkeit notwendig) 90 - Wesen der Ware und technische Notwendigkeit sind nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwindbar 9 Subsumtion: - i.c. mehrere Möglichkeiten zur Fixierung der Bausteine möglich, nicht nur runde, zylinderförmige. - Alternative wäre bei vertikalem Bau positive Hervorstehung auf Unterseite o.ä., anders geformte Aufsätze. - Frage, ob andere Form zumutbar? Praktikable Alternativen möglich. Fraglich, ob am stabilsten oder billigsten. Hier beides möglich. ZPkt. ZPkt. Pkt. für Aufzählen Alternative 2

13 92 Fazit: - Absoluter Schutzausschlussgrund wegen technischer Notwendigkeit kann je nach Begründung bejaht oder verneint werden, aufgrund Zumutbarkeit einer Änderung der Noppen 93 Gemeingut gem. MSchG 2 lit. a: - Form ist durch Verwendungszweck bestimmt, aber variierbar (sonst wäre technische Notwendigkeit gegeben). - Problem: Einer solchen Form fehlt es aber regelmässig an Unterscheidungskraft. Gemeingut, - wenn der beschreibende Charakter ohne besonderen Aufwand und Fantasie zu erkennen ist - Wenn aber Form vom Erwarteten in einzelnen Elementen oder deren Kombination abweicht und so im Gedächtnis des Abnehmers haften bleiben kann, ist - eine Verkehrsdurchsetzung möglich 94 Verkehrsdurchsetzung setzt voraus, dass das Zeichen aufgrund eines - intensiven Gebrauchs von einem erheblichen Teil der - massgeblichen Verkehrskreise als Marke eines bestimmten, wenn auch nicht notwendigerweise namentlich bekannten Unternehmens, wahrgenommen wird - Die Anforderungen an den Grad der Verkehrsdurchsetzung richten sich nach dem Freihaltebedürfnis. Das für die Beurteilung relevante Gebiet ist die Schweiz. - Als Richtwert gelten ca. 50 % ZPkt. für Erwähnung Relevanz der Wahrnehmung als Marke 3

14 95 Subsumtion: - Während die Quaderform für Spielbausteine erwartet wird, gilt dies nicht für deren Fixierbarkeit. Die Kombination mit den Klemmelementen (Noppen) kann damit im Gedächtnis der Verbraucher haften bleiben. - Ist eine Verkehrsdurchsetzung gegeben? o Argumentation für eine Verkehrsdurchsetzung: Die Legosteine sind in der Schweiz einem breiten Publikum seit mehreren Jahrzehnten bekannt. Der Bekanntheitsgrad liegt vermutlich weit über 50 %. o Argumentation gegen eine Verkehrsdurchsetzung: Das Freihaltebedürfnis der Spielbausteinform mit der nicht allzu originellen Klemmnoppenform ist so gross und es existieren derart viele ähnliche Spielbausteine, dass eine Verkehrsdurchsetzung nicht möglich ist. 2 ZPkt. Wer in beide Richtungen gut argumentiert, bekommt ZPkt. 96 Fazit: - Schützbarkeit des Legosteins kann aufgrund der Verkehrsdurchsetzung gem. MSchG 2 lit. a je nach Argumentation bejaht oder verneint werden. 4

15 97 Abwehranspruch aus Schutzrecht 98 Schutzbereich gem. MSchG: Abwehranspruch gegen kennzeichenmässige Nutzung der Marke durch K AG aus MSchG 3 II lit. c - Warengleichartigkeit gem. MSchG 3 I i.v.m. I - Zeichenähnlichkeit MSchG 3 I - Kennzeichenmässiger Gebrauch (MSchG 3 I) 99 Subsumtion: - Identische Übernahme der Warenform (Legostein). - Verkauf ist kennzeichenmässiger Gebrauch 00 Klagemöglichkeiten der X AG - Unterlassungsklage (MSchG 55 I lit. a) - Beseitigungsklage (MSchG 55 I lit. b) - Leistungsklage auf Schadenersatz/Gewinnherausgabe (MSchG 55 II) - Vorsorgliche Massnahmen (MSchG 59) 0 Einredemöglichkeit von K AG Alternativ - Widerklage auf Nichtigkeit (MSchG 52) ZPkt. 02 Weitere Ansprüche - Strafrechtliche Ansprüche (MSchG 6 ff.) ZPkt. - Hilfeleistung der Zollverwaltung (MSchG 70 ff.) ZPkt. 03 Schutzanspruch Patentrecht 7 Pkt. Inkl. ZPkt Bestand des Schutzrechts 05 Schutzgegenstand: 06 - Gem. PatG sind gewerblich anwendbare Erfindungen schützbar Gewerbliche Anwendbarkeit - Erfindung: Lehre zum technischen Handeln, die von einer Fachperson beliebig oft wiederholt werden kann. Keine Ausschlussgründe gem. PatG a ff. 08 Subsumtion: - Die K AG bietet die Legosteine gegen 5

16 Entgelt auf dem Markt an. Gewerblichkeit ist gegeben. - Beim Legostein ist die Klemmfunktion eine wiederholbare Lehre der Bautechnik. Eine Erfindung ist damit gegeben. 09 Schutzvoraussetzungen 0 Neuheit: ZPkt. - Als neu gem. PatG I gilt eine Erfindung, wenn sie nicht identisch mit dem Stand der Technik ist. - Zum Stand der Technik gehört alles, was zum Zeitpunkt der Anmeldung der Öffentlichkeit in irgendeiner Form zugänglich gemacht wurde. - Nicht neuheitszerstörend ist die Kenntnisname durch einen kleinen, geschlossenen Kreis von Personen. - An Neuheit fehlt es nur, wenn sämtliche Elemente der Erfindung vollständig und identisch dem Stand der Technik entsprechen. Subsumtion: - Vor ca. 50 Jahren, als der Legostein auf den Markt kam, war so ist anzunehmen die Klemmfunktion zweier Spielbausteine auf die Art, wie sie die X AG gelöst hat, auf dem Markt noch nicht bekannt. - Es kann auch argumentiert werden, dass für den Fall, dass das Patent bis heute noch nicht beantragt wurde, die Klemmfunktion heute nicht mehr neu wäre. 2 Nicht Naheliegen: - Eine hypothetische Fachperson hätte angesichts der zu lösenden Aufgabe einen kreativ-schöpferischen Gedankengang (Informationslücke) machen müssen, um die technische Aufgabe gleich zu lösen. 3 Subsumtion: Hier sind beide Lösungswege vertretbar: - Ein durchschnittlicher Fachmann hätte die Verbindung zweier quaderförmiger Bausteine vermutlich auch durch ineinandergreifende Noppen gelöst. Die Tatsche, dass die Noppen an verschiedenen Stellen ZPkt. ZPkt. ZPkt. Wer in beide Richtungen gut argumentiert, bekommt ZPkt. Pkt. ist für Be- 6

17 angebracht und verschiedene Formen haben könnten, führt noch nicht dazu, dass die Klemmfunktion des Legosteins als nicht naheliegend bezeichnet werden kann. gründung in eine der Richtungen möglich. - Das Bedürfnis Spielbausteine stabil stapeln zu können, blieb bis zur Einführung der Legosteine lange ungelöst. Die Lösung des Problems durch die X AG ist ein Indiz für das Nicht-Naheliegen der Erfindung. ZPkt. 4 Fazit: - Die Schützbarkeit des Legobausteins kann entweder bejaht oder verneint werden. Jedoch gilt es zu beachten, dass auch bei Bejahung der Schützbarkeit eine Geltendmachung des Patents gegen die K AG wegen Zeitablaufs gem. PatG 4 (20 Jahre seit Anmeldung) nicht möglich ist. 5 Abwehranspruch aus Schutzrecht 6 Abwehransprüche gegen gewerbliche Nutzung des Patents gem. PatG 8 I i.v.m. 66 lit. a (EPÜ 69). 7 Klagemöglichkeiten der X AG - Unterlassungsklage (PatG 72 I) - Beseitigungsklage (PatG 72 I) - Leistungsklage auf Schadenersatz/Gewinnherausgabe (PatG 73 ) - Vorsorgliche Massnahmen (PatG 77) 8 Einredemöglichkeit der K AG - Widerklage auf Nichtigkeit (PatG 74) ZPkt. 9 Weitere Ansprüche - Strafrechtliche Ansprüche (PatG 8 ff.) - Hilfeleistung der Zollverwaltung (PatG 86 ff.) ZPkt. ZPkt. 20 Schutzanspruch UWG 4 ZPkt. 2 - Nach h. L. sind Immaterialgüterrecht und UWG parallel anwendbar, da sie sich in ihrem Zweck unterscheiden. - Während das Immaterialgüterrecht den Schutz des Rechtsinhabers bezweckt, ZPkt. ZPkt. Hier Pkt. nur, wenn beide Schutzwecke erwähnt 7

18 schützt das UWG daneben auch das System des Wettbewerbs sowie die Konsumenten und deren Vertrauen in die Zuordnung eines Produktes aufgrund seines Erscheinungsbildes. 22 Gem. Art. 3 lit. d gelten Massnahmen als unlauter, welche zu Verwechslungen mit den Waren eines anderen führen. Dies ist durch die Übernahme der Form zwar möglich, kann aber mit zusätzlichen Massnahmen, etwa einer abweichenden Verpackung oder einem anderen Markennamen, ausgeschlossen werden. 23 Subsumtion: - Eine Verletzung von UWG 3 lit. d ist zu verneinen, wenn die K AG Unterscheidungsmassnahmen in der Verpackung oder der Kennzeichnung des Produktes vorgenommen hat. 24 Eine Rufausbeutung gem. UWG 2 kann angenommen werden, wenn der nachahmende Hersteller mit der Übernahme des Spielbausteins eine Übertragung von Gütevorstellungen beim Konsumenten bewirkt 25 Subsumtion: - Bei Legosteinen handelt es sich nicht um ein besonderes Qualitätsprodukt. Die Übernahme der Form führt deshalb nicht zu einer Übertragung eines besonders hochwertigen und schützbaren Rufs oder: (alternativ) - Es ist nicht anzunehmen, dass die Konsumenten deshalb falsche Qualitätserwartungen an das Imitat haben, welche enttäuscht werden könnten. 26 Fazit: 27 - Je nach Argumentation kann ein UWG Schutzanspruch bejaht oder verneint werden. ZPkt. ZPkt. ZPkt. ZPkt. ZPkt. ZPkt. Maximal Pkt. Kann mit je einer der beiden Ausführungen oder einer guten Drittbegründung erreicht werden. Insgesamt mit allen ZPkt. 59 Pkt. möglich 8

19 28 Aufgabe 3: Die international agierende Partnerschaftsvermittlungsagentur Z möchte sich auf dem Schweizer Markt etablieren. Sie will deshalb ihr nachfolgend wiedergegebenes Kennzeichen auch als Schweizer Marke anmelden (Abbildung). Das IGE lehnt die Eintragung ab. 29 Aufgabe 3a: 25 Pkt. 25 % Inkl. ZPkt. 3 7 Pkt. Inkl. ZPkt. 7 Wie begründet das IGE seinen Entscheid? 30 Absoluter Ausschlussgrund Gemeingut (MSchG 2 lit. a) - Darunter fallen beschreibende Angaben, Freizeichen und elementare Zeichen. 3 Grund: - Freihaltebedürftigkeit - oder fehlende Unterscheidungskraft - Absolute Schutzausschlussgründe werden gem. MSchG 30 II lit. c bei der Eintragung geprüft. - Es entscheidet der Gesamteindruck 32 Subsumtion: - Beim Kennzeichen der Z handelt es sich um zwei einfache Kreise. Kreise sind graphische Grundelemente - Keine besondere Anordnung der beiden Kreise - Durch eine originelle Anordnung der graphischen Grundelemente oder eine Kombination mit weiteren Elementen wäre Begründung von Zeichenqualität möglich. 2 Volle Ptk.-zahl: Kreis als Grundelement UND Gegenüberstellung zur Situation der besonders originellen Anordnung. 9

20 33 Alternativer Lösungsweg: 34 Das Zeichen wird als absolut freihaltebedürftiges Elementarzeichen eingestuft. Hinweis: (7) Dies wird bei 3b nicht mehr bewertet Die Ausführungen von 37 und werden entweder in dieser Aufgabe oder in 3b bepunktet. 35 In der Folge startet Z eine gross angelegte Marketingkampagne im Internet, in den inländischen Printmedien und im Fernsehen. Die Agentur Z und ihr Logo sind auf dem Schweizer Markt bald allgemein bekannt. 0 Pkt. Inkl. ZPkt. 5 Aufgabe 3b: Hat sich an der rechtlichen Situation etwas geändert? 36 Hinweis: Wenn man sich bei 3a) für das absolut freihaltebedürftige Elementarzeichen entschieden hat: - An der Situation hat sich nichts geändert. Diese Marken können sich durch intensiven Gebrauch nicht durchsetzen. - Für eine wirklich saubere Lösung ist erforderlich, dass die untenstehenden Ausführungen zur Möglichkeit der Verkehrsdurchsetzung dennoch gemacht werden; ist dies der Fall, werden diese auch (unabhängig vom Ergebnis in der Subsumtion) voll bewertet Es muss abgegrenzt werden, zwischen gemeinfreien Zeichen, welche sich im Verkehr durchsetzen können, - und absolut freihaltebedürftigen Elementarzeichen Gemeinfreie Zeichen sind gem. MSchG 2 lit. a im Verkehr durchsetzbar Wird Durchsetzung bejaht, führt dies zur Eintragungsfähigkeit gem. MSchG 28 ff. 40 Voraussetzungen: - Verkehrsdurchsetzung entsteht durch intensiven kennzeichenmässigen Gebrauch ZPkt. 2 ZPkt. 20

21 eines bestimmten Kennzeichens im Verkehr. - Wird bejaht, wenn relevante Verkehrskreise (potenzielle Käuferschaft der Schweiz) das betreffende Zeichen einem bestimmten Unternehmen zuschreiben - Die Anforderungen an den Grad der Verkehrsdurchsetzung richten sich nach dem Freihaltebedürfnis. - Als Richtwert gelten ca. 50% - Man muss das Unternehmen nicht namentlich kennen - Nachweis durch langjährigen Gebrauch, Werbung und grossen Umsatz oder Beweis über demoskopische Umfrage 4 Subsumtion: - Gem. SV hat die Agentur Z ihr Logo intensiv beworben, sodass ihr Logo mittlerweile allgemein bekannt ist und sich damit im Verkehr durchgesetzt hat. - Es kann angenommen werden, dass mehr als 50 % der Verkehrsteilnehmer in der Schweiz das Logo kennen. 42 Abgrenzung: - Es fragt sich, ob das Logo der Z als Elementarzeichen zu qualifizieren ist und deshalb nicht durch Verkehrsdurchsetzung monopolisiert werden kann Als elementare Zeichen gelten einzelne Buchstaben, Zahlen oder graphische Grundelemente. Diese sind freihaltebedürftig - Aus der Kombination verschiedener freihaltebedürftiger Zeichen kann ein schutzfähiges Zeichen entstehen. 44 Subsumtion: - Im vorliegenden Fall sind zwei Kreise ineinander verbunden. - Die Art der Darstellung ist sehr naheliegend. Die Kreise werden zu gleichen Teilen angeschnitten. - Gerade im Hochzeitsbusiness ist diese Art aufgrund der Symbolisierung zweier Ehe- ZPkt. ZPkt. ZPkt. ZPkt. 2

22 45 Fazit: ringe besonders häufig anzutreffen und kann deshalb als freihaltebedürftig bezeichnet werden. - Das Zeichen ist als elementar zu betrachten, absolut freihaltebedürftig und nicht im Verkehr durchsetzbar. Es hat sich also nichts geändert Je nach Begründung hat sich das Zeichen gem. MSchG 2 lit. a MschG im Verkehr durchgesetzt (oder nicht) und ist deshalb eintragungsfähig geworden (oder nicht) Dem kleinen Hochzeitsplanungsinstitut H gefällt der Aufstieg der Z überhaupt nicht, tritt es doch seit Jahrzehnten unter dem nachfolgend abgebildeten Zeichen auf dem Schweizer Markt auf. Allerdings hat es dieses nie als Marke eintragen lassen. (Abbildung) 8 Pkt. Inkl. ZPkt. 9 Aufgabe 3c: Der Inhaber von H kommt zu Ihnen und bittet um Rat. Er will auf die Nutzung des gut etablierten Zeichens auf keinen Fall verzichten. Was raten Sie ihm? Hinweis: Gehen Sie davon aus, dass die Marke von Z inzwischen eingetragen worden ist. 49 H könnte sich auf das Weiterbenutzungsrecht gem. MSchG 4 I stützen Danach kann ein Markeninhaber einem Dritten nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Kennzeichen im bisherigen Umfang weiterhin zu gebrauchen. 5 Voraussetzungen: - Markenmässige Nutzung. (Fehlt bei Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung. Nutzung muss also produktbezogen sein.) - Gebrauch in der Schweiz - Verwendung in Geschäftsverkehr - Vor Hinterlegung durch einen Dritten - Gutgläubigkeit 22

23 52 Es gilt dabei zu beachten: - Umfang beschränkt sich auf bisheriges Territorium und Betriebskanäle. - Sachliche Beschränkung auf bereits verwendete Waren und Dienstleistungen 53 Subsumtion: - Gem. Sachverhalt liegen keine Angaben vor, welche auf eine Bösgläubigkeit hinweisen würden. - H benutzt das Zeichen seit Jahrzehnten, also vor der Hinterlegung im Geschäftsverkehr in der Schweiz. 54 Fazit: - H kann sich auf das Weiterbenutzungsrecht gem. MSchG 4 I stützen 55 H könnte eine Nichtigkeitsklage gem. MSchG 52 erheben und damit Löschung der Marke bewirken 56 Eintragung schliesst zivilrechtliche Nichtigkeitsklage nicht aus 57 Widerspruchsverfahren nur möglich, wenn Notorietät ZPkt. der Marke geltend gemacht wird (Denn: Marke von H ist ja gerade nicht eingetragen). 58 Totalpunktzahl 00 Pkt. Inkl. ZPkt.: 36 23