Der Patentverletzungsprozeß

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1 Der Patentverletzungsprozeß Patent- und Prozeßrecht Begründet von Dr. Carl Schramm f, Rechtsanwalt bearbeitet von Dr. Eugen Popp, Patentanwalt Dr. Johannes Bohnenberger, Patentanwalt Walter Zwipf, Rechts anwalt Thomas Kaess, Richter am Landgericht Jürgen Schneider, Rechtsänwalt 4., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage Carl Heymanns Verlag KG Köln Berlin Bonn München

2 Bearbeiterverzeichnis Vorwort Schrifttum V VII XXI 1. Abschnitt Feststellung von Gegenstand und Schutzumfang des Schutzrechtes 1 1. Kapitel Gegenstand - Schutzumfang - Scbutzbereich 1 1. Äuslegungsgrundsätze für die vor dem eingereichten Patentanmeldungen und die hierauf erteilten Patente 1 2. Neuregelung des Schutzumfangs durch das Gesetz über internationale Patentübereinkommen vom und das Gemeinschaftspatentgesetz vom Rechtsgrundlage für die Bestimmung des Schutzumfangs einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäisches Patents mit Bestimmung Bundesrepublik Deutschland 4 4. Patentrechtlicher Teilschutz 6 5. Unterscheidung zwischen Gegenstand und Schutzumfang 8 6. Gegenstand und Schutzumfang im korrealen Verhältnis zum i Benutzungsrecht und Verbietungsrecht Wechselnder Schutzumfang in einzelnen Verletzungsprozessen Der technologische Standort Schutzbereich in anderen Ländern Europas Ergebnis Kapitel Patent - Gebrauchsmuster 16 r 1. Neuheitsbegriff Erfinderischer Schritt Nachprüfung durch das ordentliche Gericht Der Schutzumfang und die Auslegung von Gebrauchsmustern, die nach dem eingereicht worden sind Schutzumfang und Auslegungsgrundsätze für Gebrauchsmuster, die vor dem eingereicht worden sind Aussetzung des Verletzungsverfahrens Klagekonzentration Kapitel Stand der Technik Neuheit Vorwegnähme Stand der Technik 24 a) Äußerer und innerer Stand der Technik 24 IX

3 b) Stand der Gesamttechnik und spezieller Stand der Technik (Fachgebiet) 25 c) Variationsbreite des Standes der Technik 28 d) Latenter Stand der Technik 30 e) Papierener Stand der Technik 32 f) Kein mosaikartiger Stand der Technik 33 g) Offenkundige Vorbenutzung Offenbarung- Neuheit 34 a) Welches Wissen des Fachmanns ist zugrunde zu legen? 34 b) Verbot rückblickender Betrachtung 36 c) Neuheitsschädlichkeit bei neuer Brauchbarkeit 36 d) Technologischer Standort und Neuheit (verschiedene Fachgebiete). 37 e) Art der Merkmale Vorwegnahme Kapitel Die Aufgabe (Wirkung, Zweck, Vorteile) Der Sonderling»Aufgabe«40 2. Subjektive und objektive Aufgabe 41 a) Aufgabe als Teil der Offenbarung (= Willenserklärung) 41 b) Objektive Aufgabe 42 c) Aufgabe bei mangelnder Erkenntnis des Erfinders 43 d) Aufgabe geht in der Erfindung auf Wesen und Aufgabe 44 a) Bestandteile der Aufgabe 44 b)»zweck«der Aufgabe: Wirkung und Vorteile 47 c) Veränderung der Aufgabe 49 d) Bedeutung des technisch zugrundehegenden Problems für die Bestimmung des Schutzumfangs Arten der Aufgabe 53 a) Aufgabe des Erfinders und Verletzers 53 b) Bekannte und neue Aufgabe 55 c) Erfinderische Aufgabe Zusammenfassendes Ergebnis Kapitel Grundsätze und Materialien der Auslegung des Gegenstandes A. Auslegung eines Patentes Die Rechtsnatur des Patentes 58 a) Die Ansicht des RG und des BGH 58 b) Stellungnahme im Schrifttum 59 c) Eigene Ansicht Willenserklärung 61 a) Zum Begriff»Auslegung«im Patentrecht 61 b) Auslegung einer Willenserklärung \ Materialien der Auslegung 66 a) Sprachgebrauch 66 b) Stand der Technik 67 X

4 '. c) Die Patentschrift 69 :, d) Die Erteilungsakten 73 e) Änderung im Nichtigkeitsverfahren 77 B. Auslegung eines Gebrauchsmusters 78 C., Nachprüfbarkeit der Priorität? Der Begriff der Priorität und ihre Bedeutung im Verletzungsprozeß.. 80 ' 2: Innere, Unions- und Ausstellungspriorität Kapitel Grundsätze und Materialien der Zumessung des Schutzumfangs Wesen des Schutzumfangs 82. a) Jedes Immaterialgüterrecht hat einen Schutzumfang 82. b) Größtmöglicher Schutzumfang 82. c)»zumessung«statt Auslegung des Schutzumfangs 84 d) Beschränkende Umstände 84 e) Zusammenfassung Versagen eines Schutzumfangs 85 a) Unterste Grenze; Bindung des Richters 85 b) Folgen der neuheitsschädlichen Vorwegnahme für ein Gebrauchsmuster Umstände für die Zumessung eines Schutzumfangs 87 a) Kleines Patent kleiner Schutzumfang 87 b) Mangelnde oder geringe erfinderische Tätigkeit 88 c) Stand der Technik und Zeitpunkt 90 d) Stand der Technik 90 e) Erweiternde oder beschränkende Wirkung der Aufgabe bzw. des technisch zugrunde liegenden Problems 95 f) Abwertung eines Kombinationspatents? 95 g) Schutzumfang im Erteilungsverfahren 96 h) Beschränkung und Verzicht Abschnitt Feststellung des Eingriffs in den Schutzbereich....' Kapitel Allgemeine Grundsätze der Eingriffsprüfung 101 " 1. Änderungen gegenüber dem früheren Recht durch Art. 69 EPÜ Verletzungsarten Benutzungsformen ( 9 PatG) 105 a) Unmittelbare Benutzung 106 b) Mittelbare Benutzung 110 c) Privilegierte Benutzungshandlungen : Übereinstimmungen - Unterschiede Gleiche Aufgabe (technisches Problem), Wirkung, Lösung Abhängigkeit 116 a) Identischer Bereich 117 XI

5 b) Abwandlungen 117 c) Bindung nur an das Streitpatent 118 d) Verwendungen 118 e) Aufgabenerfindung? Die verschiedenen Patentkategorien und ihre Besonderheiten bei der Eingriffsprüfung 119 a) Erzeugnis-(Vornchtungs- oder Sach-)anspruch 119 b) Verfahrensanspruch 122 c) Mischformen 123 d) Auswahlerfindung Verbesserung - Verschlechterung Einwand: freier Stand der Technik 126 a) Identische Vorwegnahme 126 b) Formsteineinwand 127 c) Besonderheiten beim Gebrauchsmuster Einwand des älteren Rechts 129 a) ältere Anmeldung 129 b) Vorbenutzung und Weiterbenutzung Unzulässige Erweiterung Erschöpfung Zeitliche Grenzen des Patentschutzes Einwände aus dem Verhalten der Parteien 136 a) Verhalten des Patentinhabers 136 b) Sittenwidrigkeitseinwand Kapitel Identische (wortsinngemäße) Verletzung 138 XII 1. Einleitung 138 a) Gegenstand des Patents 138 b) Identische Benutzung.' Was ist ein Merkmal? 142 a) Materialien 142 b) Rechtsprechung 144 c) Eigene Stellungnahme: Angabe im Anspruch 146 d) Arten von Merkmalen 149 e) Wirkungsangaben 150 f) Mittelbare Angaben 154 g) Negative Angaben und Disclaimer Benutzung aller Merkmale 155 a) Abweichungen vom üblichen Sprachgebrauch 155 b) Ergänztes Merkmal 156 c) Fall der echten Überbestimmung 158 d) Kinematische Umkehr 159 e) Nachträglicher Wegfall eines Merkmals 160 f) Neue Bedeutung eines Merkmals Benutzung aller Merkmale unter Zusatz weiterer Merkmale Quantitative oder qualitative Abweichung Unteranspruch - Nebenanspruch Geschützte zusätzliche Bestandteile? 164

6 9. Kapitel Eingriff in den Äquivalenz bereich Einleitung 165 a) Der Schutzbereich geht über den Gegenstand des Patents (also den durch Auslegung ermittelten Wortsinn) hinaus 170 b) Prüfungsmethoden Stand der Diskussion in Deutschland 172 a) Definition 173 b) Fachmann 176 c) Kriterien für die Feststellung äquivalenter Verletzung 177 d) Gleiche Wirkung - Gleichwertigkeit Objektiv feststellbare Übereinstimmungen (Funktionsgleichheit, gleiche Wirkung, gleiche Anzahl von Merkmalen) 183 a) Gleiche Wirkung 183 b) Entsprechung einzelner Merkmale 188 c) Unterkombination. 193 d) Zeitliche Übereinstimmung bei der Äquivalenzprüfung 196 e) Maßgeblicher Stand der Technik für die Äquivalenzprüfung Übereinstimmungen bei wertender Betrachtung 197 a) Herleitbarkeit aus den Patentansprüchen 198 b) Nähe des neuen zum ausgetauschten Merkmal 198 c) Große Erfindung, großer Schutzbereich - kleine Erfindung, kleiner Schutzbereich? 200 d) Übereinstimmung in wesentlichen Merkmalen 201 e) Vorliegen erfinderischer Abstände Negative Abgrenzungen und Beschränkungen 208 a) Verzicht auf Vorteile 209 b) Ausdrückliche Beschränkungen 209 c) Zahlen- und Maßangaben 209 d) Chemische Patente 210 e) Mehrstufige Lösungen Rechtssicherheit 212 a) Rechtssicherheit für wen? 214 b) subjektive Elemente 215 c) Folgen für zu eng formulierte Patentansprüche Ergänzendes Schutzzertifikat Gebrauchsmuster Kapitel Grundsätze der Eingriffsprüfung im Ausland Mitgliedsländer des EPÜ 219 a) Großbritannien 220 b) Niederlande 222 c) Frankreich und Italien 223 d) Schweiz und Österreich _. 224 e) In den skandinavischen Ländern USA 226 a) Auslegungskntenen 226 b) Doctnne of equivalents 226 XIII

7 c) Prosecution history estoppel Japan 229 a) Allgemeines zum Rechtssystem 229 b) Patentverletzungsrecht Abschnitt Patentprozeßrecht Kapitel Erteilungsbehörden- ordentliches Gericht Einleitende Bemerkung Kompetenzverteilung: Erteilungsbehörden - ordentliches Gericht Unterschied: Verfahren vor den Erteilungsbehörden Verletzungsprozeß Patentanwalt Kapitel Die 'Merkmalsanalyse Merkmalsanalyse des Klagepatents Merkmalsanalysen von Verletzungsgegenstand, Stand der Technik und Gegenstand geltend gemachter Vorbenutzungsrechte Merkmalsanalyse Kapitel Aufbau einer Klage anhand der Erläuterung eines Muster- Klageentwurfes 241 XIV 1. Allgemeines Aktivlegitimation einschließlich Patentlage 242 a) Formelle Patentlage 242 b) Der Kläger 243 c) Wie liest man eine Patentschrift? 243 d) Merkmalsanalyse 244 e) Technisches Problem, Wirkung, Vorteile 244 f) Stand der Technik 244 g) Technische Begriffe 245 h) Gegenstand der Erfindung Verletzungstatbestand 245 a) Darstellung des Verletzungstatbestandes und Beweisführung 245 b) Darstellung nach der Merkmalsanalyse 246 c) Definition der Art des Patenteingriffes 246 d) Gleiches technisches Problem, Wirkung Rechtsfolgen 247 a) Worauf wird die Klage gestützt? 247 b) Begehungsgefahr 247 c) Verschulden 248 d) Schadensersatz und Rechnungslegung 249 e) Bereicherungsanspruch : f) Entschädigungsanspruch gem. 33 PatG 252 g) Vermutete Einwendungen Klageanträge 253

8 a) Unterlassungsantrag 253 b) Rechnungslegung - eidesstattliche Versicherung 256 c) Antrag auf Vernichtung gemäß 140 a PatG 258 d) Antrag auf Sicherheitsleistung Kapitel Aufbau einer Klagebeantwortung Erläuterung einer Muster-Klagebeantwortung 260 a) Sachvortrag 260,b) Einwendungen 260 c) Zulässigkeitsrügen Beklagter Bestreiten Substantiierte Stellungnahme zur Muster-Klagebegründung 262 a) Stellungnahme zur Merkmalsanalyse 262 b) Stand der Technik. r 263 c) Material aus den Erteilungsakten 264 d) Kritik der Auslegung des Schutzrechtes 265 e) Kritik der Klageanträge Weitere Einwendungen 265 a) Einwand des freien Standes der Technik und des eigenen älteren Rechtes 266 b) Einwand der innerbetrieblichen Vorbenutzung 266 c) Einwand der Entnahme 268 d) Wiederholungs-, Begehungsgefahr; Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung 269 e) Verjährung, Verwirkung Kapitel Prozeßrechtliche Einzelheiten 270 I. Die Klage Feststellungs- und Leistungsklagen 270 a) Feststellungsklagen 270 b) Kollision zwischen Feststellungs- und Leistungsklage 271 c) Unterlassungsklage gegen Unterlassungsklage 273 d) Kostenentscheidung bei Kollision verschiedener Klagen Klagehäufung und Klagetrennung 274 a) Denkbare Fallgestaltungen 274 : b) Einheitliches Klagebegehren mit unterschiedlicher Begründung c) Mehrere selbständige Klagebegehren in einer Klage 276 d) Einheitlicher Klageantrag aus verschiedenen Schutzrechten 276 e) Klagebegründung aus identischem Patent und Gebrauchsmuster f) Klage aus Vertrag und Schutzrecht 277 g) Widerklage t., Die Verwarnung vor Klageerhebung 278 II. Zuständigkeit Internationale Zuständigkeit l 280 XV

9 a) Zuständigkeit kraft Prorogation 281 b) Übereinkommen der Europäischen Gemeinschaft über gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen 281 c) Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ) 283 d) Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ) Nationale Zuständigkeit 284 a) Sachliche Zuständigkeit (Patentstreitsache) 284 b) Örtliche Zuständigkeit ( 32 ZPO) 286 c) Konzentrationsermächtigung gemäß 143 II PatG 287 d) Mehrheit von Tätern 287 e) Vereinbarter Gerichtsstand Zuständigkeitsbeispiele 288 a) Ort der Handlung als zuständigkeitsbegründendes Merkmal 288 b) Zurechnung mittelbarer Handlungen 290 c) Vorbeugende Unterlassungsklage 291 d) Gerichtsstand des Erfüllungsortes ( 29 ZPO) 291 e) Im Ausland begangene Handlungen Prüfung der Zuständigkeit Zuständigkeit bei Verbindung von Ansprüchen 293 a) in einer Klage 293 b) Widerklage Zuständigkeit für die negative Feststellungsklage Anfechtung von Zuständigkeitsentscheidungen 294 III. Ablauf des Verfahrens Faire Prozeßführung Parteimaxime Offizialmaxime 295 a) Grundlagen 295 b) Anwendung im Patenterteilungsverfahren 296 c) Einzelheiten Schriftsätze 297 a) Entwurf eines Schriftsatzes (Erarbeiten des technischen Tatbestandes) 297 b) Einheitliche Begriffe 298 c) Beweisanträge 299 d) Mehrfache Abschriften und Anlagen Mündliche Verhandlung 301 a) Zweck der Verhandlung 301 b) Ablauf 301 c) Hilfsmittel Unterlassungs- und Erledigterklärung Aussetzung des Verfahrens Berufung und Revision. \. 307 a) Berufung 307 b) Revision 307 IV. Beweisführung und Beweisverfahren 309 XVI

10 A. Beweisführung : Grundsätze 309 a) Beweislast 309 b) Anforderungen an die Beweisführung 310 c) Vorsorgliche Beweisanträge Bestreiten, Darlegungspflicht, Zugeständnis 311 a) Bestreiten 312 b) Darlegungspflicht 313 c) Geständnis und Nichtbestreiten 314 d) Beweis und Bestreiten des Verletzungstatbestandes Beweisbehelfe - Vermutungen 317 ", a) Begriffserläuterung 317 b) Beweisanzeichen (Indizien) 318 c) Vermutungen aus der Rechtsprechung 318 d) Prima-facie-Beweis. 319 e) Gesetzliche Vermutungen und Fiktionen Die gesetzliche Vermutung des 139 Abs. 3 PatG 321 a) Die Vermutung im System des Patentrechts 321 b) Voraussetzung der Vermutung 323 c) Vermutung; tatsächliche Patentverletzung 325 d) Reihenfolge der Behauptungen und Beweisführung 326 e) Vollstreckung von Urteilen Beweislast für die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit eines Gebrauchsmusters 327 B. Beweisverfahren Der Beweisbeschluß 328 a) Zeugen 328 b) Sachverständige Der Fachmann Augenschein 334 V. Einstweilige Verfügung Ausnahmecharakter 335 a) Patent : 335 b) Gebrauchsmuster Die Schutzschrift Die verschiedenen Arten einstweiliger Verfügungen 338 a) Unterlassungsverfügung 338 b) Verfügungsbeschränkung und Sequestration 339 c) Drittauskunft 342 d) Abwehr gegen Verwarnung Antragstellung 343 ' 5. Einstweilige Verfügung vor dem oder während des Hauptprozesses a) Vorhergehende einstweilige Verfügung, Abschlußerklärung 344 b) Einstweilige Verfügung während des Hauptsacheprozesses Aufhebung der einstweiligen Verfügung 346 a) Folgen der Aufhebung im Bestätigungsverfahren 346 XVII

11 b) Aufhebung wegen Fristversäumnis 347 c) Aufhebung nach 927 ZPO wegen veränderter Umstände 348 d) Aufhebung nach Erlaß des Hauptsacheurteils Schadensersatz gemäß 945 ZPO 350 a) Voraussetzung der Schadenshaftung 350 b) Vergleich des einstweiligen Verfügungsverfahrens 352 c) Haftpflichtgefahr Grenzbeschlagnahme ( 142 a PatG) 353 VI. Die Zwangsvollstreckung Wirkung eines (Unterlassungs-)Urteils 353 a) Rechtsprechung und Schrifttum 354 b) Ansicht der Verfasser Sanktionen (Bestrafung, Erzwingung, Strafbewehrung, Vertragsstrafe) 355 a) VerstofTgegen ein Unterlassungsgebot 355 b) Erzwingung von Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüchen c) Eidesstattliche Versicherung 358 d) Abgabe von Willenserklärungen 359 e) Vertragsstrafe Zwangsvollstreckung und Schadensersatz 360 a) Voraussetzungen 360 b) Höhe 361 VII. Nachträgliche Beseitigung rechtskräftiger Urteile Allgemeines Restitutionsklage 363 a) Voraussetzungen 363 b) Abwendung durch Verzicht 365 c) Folgen 365 d) Art der Geltendmachung der Rückgewähr 367 e) Neue Verletzungsklage Vollstreckungsabwehrklage 367 a) Voraussetzung 367 b) Folgen 368 c) Kausalität, Verzicht Ungerechtfertigte Bereicherung 369 a) Voraussetzung 369 b) Folgen Unerlaubte Handlung Vergleich bei drohender Vernichtung des Schutzrechtes 370 VIII. Sondertatbestände des Patentprozesses Ablauf öden Patentverzicht Vernichtung eines Patentes ; Änderung im Nichtigkeitsverfahren 371 a) Beschränkung 371 b) Klarstellung 371 XVIII

12 4. Klageabweisung im Gebrauchsmusterverletzungsprozeß 371 IX. Ausgewählte Probleme des Vindikationsprozesses Allgemeines Beweisprobleme Teilvindikation Kapitel Gebühren und Gegenstandswert Gegenstandswert 375 a) Bemessung 375 b) Streitwertherabsetzung 376 c) Verfahren Erstattungsanspruch außerhalb der Kostenfestsetzung 377 a) Verhältnis Kostenfestsetzung Kostenerstattung außerhalb der Festsetzung _ 377 b) Kosten der Abmahnung und deren Abwehr 378 c) Kosten eines Abschlußschreibens Einzelfragen der Erstattungsfähigkeit von Kosten 380 a) Kosten des mitwirkenden Patentanwalts 380 b) Deutscher Korrespondenzanwalt 382 c) Überörtliche Sozietät 384 d) Ausländische Partei sowie ausländischer Patent- und Rechtsanwalt 384 e) Unterrichtung des Revisionsanwalts 385 f) Privatgutachten 385 g) Übrige Kosten Kostenprobleme bei Einigung der Parteien während des Prozesses Anhang 1 Muster-Klageentwurf (zu Kapitel 13) 393 Anhang 2 Merkmalssynopsis (zu Kapitel 12) 401 Anhang 3 Lizenzbestätigung - Abtretungserklärung (zu Kapitel 13) Anhang 4 Muster-Klagebeantwortung (zu Kapitel 14) 403 Anhang 5 Anlage B 5 Schemazeichnung (zu Kapitel 14) 410 Sachregister 413 XIX