1. Art. 28 Abs. 2 des deutsch-französischen Handelsvertrages von Markenschutzgesetz vom 30. November Gesetz zum Schutze der

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1 Inhaltsverzeichnis Einleitung...31 A. Einführung in die Thematik...31 B. Problemstellung und Zielsetzung...32 C. Gegenwärtiger Stand der Forschung...33 D. Gang der Darstellung...36 Kapitel 1: Grundlagen...39 A. Einführung...39 B. Begriffsbestimmungen...39 I. Eintragungs- und Erstbenutzungsprinzip...39 II. Erstanmelderprinzip...40 III. Vorbenutzung...40 IV. Vorbenutzungsrecht...40 V. Vorbenutzungseinwand...41 C. Abgrenzungen...42 I. Kollision mit älteren Schutzrechten...42 II. Recht der Gleichnamigen...42 D. Beispiele für einen kodifizierten Vorbenutzungsschutz...43 I. Patentrecht Abs. 1 PatG...43 a) Gesetzgeberischer Zweck...44 b) Voraussetzungen des 12 Abs. 1 S. 1 PatG...45 c) Beweislast...46 d) Wirkung und Rechtsnatur...47 e) Umfang Abs. 5 PatG...49 II. Gebrauchsmusterrecht...49 III. Geschmacksmusterrecht...50 E. Ergebnis...50 Kapitel 2: Der Schutz der Vorbenutzung im deutschen Kennzeichenrecht...53 A. Einführung...53 B. Markenrecht...55 I. Grundlagen und Begriffsbestimmungen Entstehung und Rechtsfolgen des Markenschutzes Richtlinienkonforme Auslegung...59 II. Historischer Überblick

2 12 1. Art. 28 Abs. 2 des deutsch-französischen Handelsvertrages von Markenschutzgesetz vom 30. November Gesetz zum Schutze der Warenbezeichnungen vom 12. Mai Reformbestrebungen bis zum Entwurf eines neuen Warenzeichengesetzes von Entwurf eines neuen Warenzeichengesetzes von Entwurf eines neuen Warenzeichengesetzes von 1928/ Warenzeichengesetz von Gesetz über die Eintragung von Dienstleistungsmarken vom 29. Januar Entwicklung bis zum Erlass des Markenrechtsreformgesetzes vom 25. Oktober Markenrechtsreformgesetz vom 25. Oktober III. Zusammenfassung...67 IV. Der Schutz der Vorbenutzung im Markenrecht Verkehrsgeltung, 4 Nr. 2 MarkenG...69 a) Allgemeine Schutzvoraussetzungen...71 aa) Markenfähigkeit, 3 MarkenG...71 bb) Graphische Darstellbarkeit, 8 Abs. 1 MarkenG...71 cc) Absolute Schutzhindernisse, 8 Abs. 2 MarkenG...72 b) Besondere Schutzvoraussetzungen des 4 Nr. 2 MarkenG...73 aa) Benutzung im geschäftlichen Verkehr...73 bb) Verkehrsgeltung...74 (1) Erforderlicher Bekanntheitsgrad...74 (2) Verkehrsgeltung als Marke...77 (3) Verkehrsgeltung innerhalb beteiligter Verkehrskreise...77 (4) Geografische Voraussetzungen...79 c) Beweislast...80 d) Entstehung und Ende des Markenschutzes nach 4 Nr. 2 MarkenG...80 e) Inhaberschaft...81 f) Rechtsfolgen...81 g) Zusammenfassung und Bewertung...83

3 2. Notorische Bekanntheit, 4 Nr. 3 MarkenG i.v.m. Art. 6 bis PVÜ...85 a) Allgemeine Schutzvoraussetzungen...87 b) Besondere Schutzvoraussetzungen des 4 Nr. 3 MarkenG...87 aa) Notorische Bekanntheit im Inland...87 bb) Erforderlicher Bekanntheitsgrad...88 cc) Notorische Bekanntheit innerhalb der beteiligten Verkehrskreise...90 c) Beweislast...90 d) Entstehung und Ende des Markenschutzes nach 4 Nr. 3 MarkenG...91 e) Inhaberschaft...91 f) Rechtsfolgen...91 g) Zusammenfassung und Bewertung Schutz als geschäftliche Bezeichnung, 5 MarkenG...93 a) Die Schutzvoraussetzungen, 5 Abs. 2 und Abs. 3 MarkenG...94 aa) Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion, 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG...95 bb) Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion, 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG...97 cc) Werktitel, 5 Abs. 3 MarkenG...98 b) Grundsatz der Priorität, 6 MarkenG c) Geografischer Schutzbereich d) Ende des Schutzes e) Inhaberschaft f) Rechtsfolgen g) Zusammenfassung und Bewertung Die bösgläubige Markenanmeldung, 8 Abs. 2 Nr. 10, 50 Abs. 1 und Abs. 3 MarkenG a) Auslegung des Begriffs der Bösgläubigkeit aa) Auslegungsgrundsätze bb) Auslegung durch die höchstrichterliche Rechtsprechung (1) Fallgruppe 1: Besitzstandsstörung (2) Fallgruppe 2: Die sog. Sperrmarke (3) Fallgruppe 3: Zweckfremder Einsatz der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfs

4 cc) Auswirkungen des Goldhase-Urteils des EuGH b) Maßgeblicher Zeitpunkt für das Vorliegen der Bösgläubigkeit c) Rechtsfolgen d) Beweislast e) Zusammenfassung und Bewertung Schutz durch sonstige ältere Rechte gemäß 13 MarkenG a) Voraussetzungen des Löschungsanspruchs gemäß 13 Abs. 1 MarkenG aa) Älteres Namensrecht, 13 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i.v.m. 12 BGB bb) Älteres Recht an der eigenen Abbildung, 13 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG i.v.m. 22 ff. KUG cc) Älteres Urheberrecht, 13 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG i.v.m. 2 UrhG dd) Ältere Sortenbezeichnung, 13 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG ee) Ältere geografische Herkunftsangabe, 13 Abs. 2 Nr. 5 i.v.m. 126 ff. MarkenG ff) Sonstige ältere gewerbliche Schutzrechte, 13 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG b) Rechtsfolgen c) Zusammenfassung und Bewertung Die Verwirkung a) Markenrechtliche Verwirkung, 21 MarkenG b) Verwirkung nach allgemeinen Grundsätzen aa) Voraussetzungen der Verwirkung nach allgemeinen Grundsätzen bei Unterlassungsansprüchen (1) Länger andauernde redliche Benutzung (sog. Zeitmoment) (2) Untätigkeit des Verletzten (sog. Umstandsmoment) (3) Berechtigtes Vertrauen des Verletzers (sog. Duldungsanschein) (4) Wertvoller und schutzwürdiger Besitzstand (5) Gesamtabwägung

5 bb) Besonderheiten der Verwirkung von Schadensersatz- und Löschungsansprüchen cc) Rechtsfolgen dd) Prozessuale Geltendmachung und Beweislast c) Zusammenfassung und Bewertung Wettbewerbsrechtlicher Schutz a) Allgemeines aa) Historischer Überblick bb) Sachlicher Anwendungsbereich des UWG b) Markenanmeldung bzw. Ausübung der Rechte aus der Marke als unlauterer Behinderungswettbewerb, 3, 4 Nr. 10 UWG aa) Verhältnis zu anderen Vorschriften (1) Verhältnis zu 8 Nr. 10, 50 Abs. 1 MarkenG (2) Verhältnis zu 4 Nr. 9 UWG bb) Unlautere Behinderung, 3, 4 Nr. 10 UWG (1) Mitbewerber, 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG (2) Gezielte Behinderung, 4 Nr. 10 UWG cc) Rechtsfolgen (1) Löschungsanspruch bzw. Anspruch auf Rücknahme der Anmeldung, 8 Abs. 1 S. 1, 1. Alt. UWG (2) Unterlassung, 8 Abs. 1 S. 1, 2. Alt. UWG (3) Einwand des Rechtsmissbrauchs (4) Negative Feststellungsklage (5) Schadensersatz, 9 UWG (6) Übertragungsanspruch analog 17 Abs. 1 MarkenG dd) Beweislast c) Wettbewerbsrechtlicher Schutz der sog. Verkehrsgeltungsanwartschaft d) Zusammenfassung und Bewertung Zivilrechtlicher Schutz a) Deliktsrechtlicher Schutz aa) Verhältnis zu anderen Vorschriften (1) Verhältnis zu 8 Abs. 2 Nr. 10, 50 Abs. 1 MarkenG (2) Verhältnis zu 3, 4 Nr. 10 UWG

6 16 bb) 823 Abs. 1 BGB cc) 823 Abs. 2 BGB dd) 826 BGB (1) Historischer Überblick (2) Voraussetzungen (3) Beweislast ee) Rechtsfolgen b) Einwand des Rechtsmissbrauchs, 242 BGB c) Schikaneverbot, 226 BGB d) Zusammenfassung und Bewertung Ergebnis C. Domainrecht I. Einführung II. Grundlagen und Begriffsbestimmungen Der Begriff der Domain Funktionen der Domain Erwerb einer Domain Rechtsnatur der Domain a) Rechtsprechung des BVerfG und des BGH: Vertragliches Nutzungsrecht b) Vereinzelte Literaturstimmen: verdinglichtes Recht sui generis c) Stellungnahme III. Die Bedeutung der Vorbenutzung im Domainrecht Kennzeichenverletzung durch Domainregistrierung a) Domaininhaber steht kein eigenes Namens- oder Kennzeichenrecht zu aa) Vorbestehende Marke oder geschäftliche Bezeichnung (1) Benutzung im geschäftlichen Verkehr (2) Marken-, kennzeichen- bzw. titelmäßige Benutzung (3) Sonstige Tatbestandsvoraussetzungen der 14, 15 MarkenG bb) Vorbestehendes Namensrecht gemäß 12 BGB (1) Einleitung (2) Anwendbarkeit des Namensschutzes gemäß 12 BGB...195

7 (3) Voraussetzungen der Namensanmaßung gemäß 12 S. 1, 2. Alt. BGB cc) Vorbestehende geografische Herkunftsangabe gemäß 126 ff. MarkenG dd) Sonstige Anspruchsgrundlagen ee) Rechtsfolgen b) Domaininhaber steht ein eigenes Namens- oder Kennzeichenrecht zu Domainregistrierung und -benutzung als kennzeichenrechtlich relevante Vorbenutzungshandlung a) Die afilias.de-entscheidung des BGH b) Kritik IV. Zusammenfassung und Bewertung D. Kapitelzusammenfasssung Kapitel 3: Der Schutz der Vorbenutzung im europäischen Kennzeichenrecht A. Einführung B. Die Vorbenutzung in der GMVO I. Grundlagen des Gemeinschaftsmarkenschutzes Regelungsgegenstand der GMVO Verhältnis der GMVO zum nationalen Recht Entstehung des Gemeinschaftsmarkenschutzes a) Eintragungsprinzip b) Erstanmelderprinzip c) Inhalt, Wirkung und Schutzdauer der Gemeinschaftsmarke II. Der Schutz der Vorbenutzung in der GMVO Ältere Rechte a) Ältere nicht eingetragene Marke oder sonstiges Kennzeichenrecht von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung, Art. 8 Abs. 4, 53 Abs. 1 lit. c GMVO aa) Voraussetzungen bb) Rechtsfolgen b) Ältere notorisch bekannte Marke, Art. 8 Abs. 2 lit. c, 53 Abs. 1 lit. a GMVO c) Sonstige ältere Rechte, Art. 53 Abs. 2 GMVO aa) Voraussetzungen bb) Rechtsfolgen

8 18 d) Ältere Rechte von örtlicher Bedeutung, Art. 111 GMVO Die bösgläubige Markenanmeldung, Art. 52 Abs. 1 lit. b GMVO a) Voraussetzungen aa) Gegenstand des Vorabentscheidungsverfahrens in der Rechtssache Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth (Goldhase) bb) Die Vorlagefragen des OGH cc) Die Antwort des EuGH b) Rechtsfolgen Verwirkung III. Ergebnis C. Die Vorbenutzung in der MRRL I. Grundlagen des Markenschutzes der MRRL Regelungsgegenstand der MRRL Verhältnis zum nationalen Recht und Stand der Harmonisierung II. Entstehung des Markenschutzes Eintragungsprinzip Erstanmelderprinzip III. Der Schutz der Vorbenutzung in der MRRL Ältere Rechte a) Ältere notorisch bekannte Marken, Art. 4 Abs. 1 i.v.m. Abs. 2 lit. d MRRL b) Ältere Rechte an einer nicht eingetragenen Marke oder einem sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Zeichen, Art. 4 Abs. 4 lit. b MRRL c) Sonstige ältere Rechte, Art. 4 Abs. 4 lit. c MRRL d) Ältere Rechte von örtlicher Bedeutung, Art. 6 Abs. 2 MRRL Die bösgläubige Markenanmeldung a) Art. 3 Abs. 2 lit. d MRRL b) Art. 4 Abs. 4 lit. g MRRL Verwirkung, Art. 9 MRRL Weiterbenutzung gemäß Art. 5 Abs. 4 MRRL IV. Zulässigkeit der Einführung eines markenrechtlichen Vorbenutzungsrechts durch die Mitgliedstaaten MRRL regelt Wirkungen der Rechte aus eingetragenen Marken abschließend...237

9 2. Benutzungsmarkenschutz außerhalb des harmonisierten Bereichs V. Vorbenutzungsspezifische Regelungen einzelner EU-Mitgliedstaaten VI. Ergebnis D. Die Vorbenutzung in der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel I. Grundlagen Regelungsgegenstand der VO (EG) Nr. 510/ Verhältnis zu nationalen Vorschriften a) Verhältnis zu den 126 ff. MarkenG b) Verhältnis zum UWG Eintragungsverfahren Rechtsfolgen der Eintragung II. Der Schutz der Vorbenutzung in der VO (EG) Nr. 510/ Art. 13 Abs. 3 der VO (EG) Nr. 510/ Art. 13 Abs. 4 der VO (EG) Nr. 510/ Art. 14 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 510/ III. Ergebnis E. Kapitelzusammenfassung Kapitel 4: Der Schutz der Vorbenutzung im internationalen Kennzeichenrecht A. Einführung B. Die Vorbenutzung im TRIPS-Abkommen I. Grundlagen II. Der Schutz der markenrechtlichen Vorbenutzung im TRIPS-Abkommen Markenrechtlicher Exklusivschutz, Art. 16 Abs. 1 S. 1 TRIPS Ausnahmen, Art. 17 TRIPS a) Erste Stufe: begrenzte Ausnahmen b) Zweite Stufe: Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Markeninhabers und Dritter C. Kapitelzusammenfassung Kapitel 5: Der Schutz der Vorbenutzung im Markenrecht ausgewählter Rechtsordnungen A. Einführung B. Japan

10 20 I. Grundlagen des Markenschutzes unter dem JMarkenG Regelungsgegenstand des JMarkenG Entstehung des Markenschutzes Inhalt und Schutzdauer Markenfunktionen II. Der Schutz der Vorbenutzung im JMarkenG Eintragungshindernis zugunsten weithin bekannter Marken, Art. 4 Abs. 1 Ziff. (x) JMarkenG a) Voraussetzungen b) Rechtsfolgen Das Vorbenutzungsrecht gem. Art. 32 JMarkenG a) Voraussetzungen b) Rechtsfolgen III. Wettbewerbsrechtlicher Schutz der Vorbenutzung Regelungsgegenstand und Zweck des JUWG Unlauterer Wettbewerb, Art. 2 Abs. 1 JUWG a) Art. 2 Abs. 1 Ziff. (i) JUWG: weithin bekanntes Zeichen b) Art. 2 Abs. 1 Ziff. (ii) JUWG: berühmtes Zeichen Rechtsfolgen IV. Missbrauch des Markenrechts V. Ergebnis C. Schweiz I. Grundlagen des Markenschutzes unter dem MSchG Regelungsgegenstand des MSchG Entstehung des Markenschutzes Inhalt und Schutzdauer Markenfunktionen II. Der Schutz der Vorbenutzung im MSchG Das Weiterbenutzungsrecht gem. Art. 14 MSchG a) Normzweck b) Rechtsnatur c) Voraussetzungen d) Rechtsfolgen Die notorisch bekannte Marke, Art. 3 Abs. 1 i.v.m. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG III. Wettbewerbsrechtlicher Schutz der Vorbenutzung Regelungsgegenstand und Zweck des SchwUWG Nachahmungsschutz gem. Art. 3 Abs. 1 Ziff. d SchwUWG...291

11 3. Die wettbewerbsrechtliche Generalklausel gem. Art. 2 SchwUWG Rechtsfolgen IV. Verwirkung V. Ergebnis D. Kapitelzusammenfassung Kapitel 6: Überlegungen für und wider die Einführung eines Vorbenutzungsrechts A. Diskussion aus Sicht des deutschen Markenrechts I. Argumente für die Einführung eines Vorbenutzungsrechts Schutz der Vorbenutzung lediglich in Ansätzen Gefahr abweichender Entscheidungen über die Schutzfähigkeit Vorsorgliche Anmeldung schutzunfähiger Zeichen Bestandsschutz Rechtsvergleich II. Argumente gegen die Einführung eines Vorbenutzungsrechts Entgegenstehender Wille des Gesetzgebers Systematik des MarkenG Schwächung der Kennzeichnungskraft Gefahr der Irreführung des Verkehrs Keine dem Patentrecht vergleichbare Interessenlage Schutz der Vorbenutzung in Sonderfällen sichergestellt Agentenmarke, 11 MarkenG Geringe Anmeldegebühren Rechtssicherheit Ius (civile) vigilantibus scriptum est III. Zwischenergebnis B. Diskussion aus Sicht des europäischen Markenrechts I. Vorüberlegungen Vorschläge der MPI-Studie Einheitliche Regelung auf nationaler und europäischer Ebene II. Argumente für und gegen die Einführung eines Vorbenutzungsrechts III. Zwischenergebnis C. Ergebnis Zusammenfassung und Schlussfolgerungen Literaturverzeichnis